해외 상표 무단선점, 현지 판매 없이 막아낸 방법

안녕하세요. 해외상표전문 마크와이드 대표 변리사 박소현 입니다.

해외 진출을 준비하며 현지 상표를 조사하다가, 우리 브랜드를 살짝 바꾼 형태로 누군가 이미 출원해 둔 걸 발견하는 순간이 있습니다. 바이어 계약을 앞두고 이런 상황을 마주하면 머릿속이 하얘지죠.

그 나라에서 아직 판 적도 없는데 무엇으로 이게 우리 브랜드라고 증명하나, 진출 자체가 막히는 건 아닌가 걱정되실 겁니다.

현지 판매 실적이 없어도 무단선점 출원을 다툴 길은 있습니다. 그 나라가 아닌 다른 나라에서 쌓아온 자료로 이의신청을 제기하는 방법인데, 이 방법으로 실제 대응한 화장품 수출기업 사례를 지금부터 짚어보겠습니다.

목차

• 해외에서 내 상표를 누가 먼저 출원했는데 막을 수 있나요?

• 똑같지 않고 살짝 바꾼 상표도 무단선점인가요?

• 현지에서 판매한 적이 없는데 무엇으로 입증하나요?

해외에서 내 상표를 누가 먼저 출원했는데 막을 수 있나요?

상대가 먼저 출원했더라도, 그 출원이 아직 등록 전이라면 이의신청으로, 이미 등록됐다면 무효심판으로 다툴 수 있어 먼저 냈다는 사실만으로 포기할 일은 아닙니다.

무단선점에 쓸 수 있는 대응은 상황에 따라 나뉩니다.

상대 출원이 심사를 통과해 공고된 단계면 정해진 기간 안에 이의신청을, 등록까지 마쳤다면 무효심판을 제기할 수 있고, 다투기보다 상표를 되사오거나 이전받는 협상, 진출국에 서둘러 우리 상표를 출원하는 방어도 함께 검토합니다. 이 글은 그중 등록 전 단계의 이의신청, 특히 현지 실적이 없을 때의 대응을 다룹니다.

실무에서 이건 시간 싸움이에요. 이의신청은 공고 후 정해진 짧은 기간에만 가능해서, 이 창을 놓치면 더 복잡하고 비용이 큰 무효심판으로 넘어가야 합니다. 그래서 진출 전 상표 조사에서 선점을 일찍 발견하는 게 중요해요.

상표를 먼저 출원한 사람에게 권리가 가는 게 원칙이지만, 파리협약과 각국 상표법은 타인의 상표임을 알면서 부정한 목적으로 선점한 출원을 막는 장치를 두고 있습니다. 실제로 한 화장품 수출기업도 남미 진출을 준비하다 현지에서 자사 브랜드가 선점된 것을 발견하고 이의신청으로 대응했습니다. 거래처나 지인처럼 아는 사람에게 당하는 선점 유형은 해외 상표권 등록, 아는 사람에게 당한 무단 선점 실제 사례 3가지에서 따로 정리해 두었으니 확인해 보시기 바랍니다.

그런데 상대가 우리 상표를 똑같이 베낀 게 아니라 살짝 바꿨다면, 그것도 무단선점으로 볼 수 있을까요?

똑같지 않고 살짝 바꾼 상표도 무단선점인가요?

완전히 동일하지 않고 일부를 변형한 상표라도, 우리 브랜드를 알고 베낀 정황이 있다면 무단선점으로 다툴 수 있습니다.

실무에서 선점자들은 오히려 이 변형을 노립니다. 글자 하나를 바꾸거나 도형을 살짝 손봐서 완전히 같지는 않으니 문제없다는 외형을 만들어 두는 거죠. 하지만 판단은 겉모양의 일치율만으로 정해지지 않습니다. 두 표장이 혼동될 만큼 유사한지에 더해, 상대가 우리 브랜드의 존재를 알고 그걸 이용하려 했는지가 함께 다뤄집니다.

실제 그 화장품 수출기업 사례에서도 선점된 상표는 자사 브랜드와 똑같지 않고 일부를 변형한 형태였습니다.

이런 경우에는 외형의 동일성을 따지는 대신, 브랜드를 알 만한 위치에 있던 출원인이 유사한 표장을 부정한 목적으로 냈다는 정황을 근거로 다투게 됩니다.

변형이 있다고 해서 다툼을 포기할 이유는 없지만, 반대로 변형됐기 때문에 동일성만으로는 밀어붙이기 어렵다는 점도 함께 봐야 합니다. 그래서 이런 사건일수록 겉모양보다 정황을 받쳐줄 자료가 중요해집니다.

그렇다면 정작 그 나라에서 판 적이 없는 우리는, 이 브랜드가 우리 것임을 무엇으로 증명할까요.

현지에서 판매한 적이 없는데 무엇으로 입증하나요?

진출국에서의 판매 실적이 없어도, 다른 나라에서 쌓아온 등록과 사용 자료로 우리 브랜드가 먼저 존재했고 알려져 있었음을 입증할 수 있습니다.

여기서 많은 분이 현지 매출이 없으니 낼 증거가 없다며 포기하는데, 실제로는 그 반대예요. 이의신청에서 필요한 건 진출국 판매 실적 그 자체가 아니라, 우리 브랜드가 상대 출원보다 먼저 세계 어딘가에서 실체를 갖고 알려져 있었다는 증명입니다. 그래서 진출국 밖의 자료가 오히려 힘을 발휘합니다.

그 화장품 수출기업도 진출국 현지 자료가 없어, 같은 대륙의 다른 나라와 출원인의 본국을 포함한 여러 지역의 자료를 모아 이의신청을 냈습니다. 각국 상표 등록증은 브랜드의 실재와 권리 보유를, 유튜브와 SNS는 공개된 사용과 인지도를, 박람회 참가와 광고 집행은 대외 노출을, 수출 실적은 실제 거래를, 언론 기사와 잡지 협찬은 제3자가 인정한 인지도를 각각 뒷받침합니다. 자료 하나하나가 우리 브랜드가 먼저 있었고 알려져 있었다는 증거인 셈이죠.

특히 잡지 협찬이나 광고는 표지에 언제 어디에 실렸는지 확인되는 형태로 갖추면 노출 시점에 대한 근거가 되는 것이지요. 흩어진 자료라도 각각의 날짜가 상대 출원일보다 앞선다는 게 드러나면, 판매 실적이 전혀 없어도 브랜드의 선재를 보여줄 수 있어요.

같은 남미에서 지정상품이 다른 선점에 맞선 이야기는 브라질 상표 무단선점, 지정상품 달라도 대응해야 하나요?에서 이어 볼 수 있습니다.

결국 관건은 흩어져 있는 이 자료들을 언제, 어떻게 엮어 하나의 이야기로 만드느냐입니다.

해외에서 내 브랜드가 먼저 선점됐다는 사실만으로 진출을 접을 필요는 없습니다. 등록 전이면 이의신청으로 다툴 수 있고, 그 상표가 우리 것과 완전히 같지 않게 변형됐어도, 또 그 나라에서 판 적이 없어도 대응할 길은 열려 있습니다.

앞서 본 화장품 수출기업은 진출국 현지 자료가 하나도 없는 상태에서, 다른 나라에서 쌓아 온 등록증과 사용 자료를 엮어 무단선점 출원에 이의신청으로 맞섰고, 선점 상표가 그대로 등록되는 것을 막을 수 있었습니다.

다만 이의신청은 기간이 짧고 나라마다 요건이 달라서, 선점을 발견한 순간부터 어떤 자료가 우리에게 있는지 빠르게 정리하는 일이 중요합니다.

혹시 진출을 준비하다 현지에서 우리 브랜드가 선점된 걸 발견하셨다면, 이의신청 기간이 지나기 전에 어떤 자료로 다툴 수 있는지 함께 살펴보는 게 좋습니다. 해외 여러 나라의 등록증이나 SNS, 박람회, 언론 노출 자료가 있다면 그것들이 증거가 될 수 있어요. 해외 상표 무단선점으로 막막하시다면 편하게 사건 검토를 요청해 주세요.

자주 묻는 질문

Q. 이의신청은 언제까지, 어디에 해야 하나요?

이의신청은 상대 상표가 출원 공고된 뒤 정해진 기간 안에만 할 수 있고, 그 기간과 절차, 비용은 나라마다 다릅니다. 대체로 기간이 짧아 공고를 놓치지 않는 게 중요하며, 시기를 넘기면 무효심판으로 다퉈야 해 부담이 커집니다.

Q. 이의신청 기간을 놓치면 방법이 없나요?

이의신청 기간이 지났더라도 등록된 상표를 무효로 돌리는 무효심판이 남아 있습니다. 다만 무효심판은 시간과 비용이 더 들고 나라별로 제척기간이 있어, 가능하면 이의신청 단계에서 막는 편이 낫습니다.

Q. 무단선점을 막으려면 진출 전에 무엇을 해야 하나요?

진출 예정국의 상표를 미리 조사해 선점 여부를 확인하고, 계약이나 공개 전에 현지에 우리 상표를 먼저 출원해 두는 게 안전합니다. 브랜드가 알려질수록 선점 표적이 되기 쉬워, 노출 전에 권리를 확보해 두는 것이 확실한 예방책입니다. 바이어 계약서에 넣어야 할 지식재산 조항은 해외바이어 계약, 이 조항 없으면 브랜드 통째로 뺏깁니다에서 확인할 수 있습니다.

Q. 증거 중에서 무엇이 더 중요한가요?

하나만 결정적인 건 아닙니다. 각국 등록증과 수출 실적처럼 권리와 거래를 보여주는 자료에, SNS나 박람회, 언론 노출처럼 인지도를 보여주는 자료가 합쳐질 때 설득력이 커집니다. 각 자료의 노출 시점이 확인되는 형태로 갖추는 게 중요합니다.

Q. 상대가 상표를 팔겠다며 돈을 요구하면 사줘야 하나요?

협상으로 상표를 되사오는 것도 방법이지만, 요구액이 과도하거나 상대의 선점 정황이 뚜렷하다면 이의신청이나 무효심판으로 다투는 편이 나을 수 있습니다. 사기 전에 다툴 근거가 얼마나 되는지부터 따져보는 것이 순서입니다.