해외 상표권 등록, 아는 사람에게 당한 무단 선점 실제 사례 3가지

"우리랑 거래한 지 10년이나 되었는데.." 해외 상표권 등록 절차를 진행하다보면 이런 하소연을 듣곤 합니다.

이제 막 해외 상표등록출원 절차를 진행하시려는 분께선 '이게 가능하다고?'라며 생각하시는 분들도 계실테지만..해외상표 무단선점 사례에서 현지 에이전트, 총판, 또는 오랜 거래처에 의해 빈번하게 발생합니다.

이에 오늘은 실제로 의류 A사, B사, 화장품 C사가 겪은 세 가지 무단 선점 사례와 해결과정을 공유하겠습니다.

구조적 절세, 투자 계획을 미리 하시는 것처럼 오늘 말씀드리는 내용이 추후 IP포트폴리오 계획에 도움되길 바랍니다. 

본격적으로 들어가기에 앞서 대부분 해외 상표권 등록 절차를 진행하시는 기업은 현지 에이전트와 신뢰 관계를 쌓으며 "믿을 만하다"고 안심합니다.

하지만 20년간 변리사로 일하며 해외상표전문 센터를 운영하다보니 상표 무단 선점의 최다 케이스는 '아는 사람'이었습니다. 왜 아는 사람이 더 위험할까요? 

경험 있는 에이전트라면 계약 전 상표 침해 우려를 먼저 확인합니다. 이때 본사가 현지 등록이 없으면 친절하게 알려주는 경우도 있지만..은근슬쩍 본인 명의로 출원하는 경우가 많죠. 

그렇기 때문에 미리 해외 상표권 등록을 하여 선점하는 것이 중요하고, 해외 바이어와의 제품 공급 계약서 작성 시에는  최소 지식재산권 관련 5가지 조항을 먼저 확인하는 것이 중요합니다. 계약서 작성 시 필수 확인 조항은 이 링크에서 확인하실 수 있습니다. 

1. Case 1: 거래처가 로고까지 그대로 모방한 의류 브랜드 A사 

의류 브랜드 A사가 중국 해외 상표 출원을 준비하던 중, 동일한 상표가 로고까지 그대로 출원 된 사례입니다. 조사 결과 출원인은 A사와 오랜 거래처였고, 출원 공고 단계까지 진행된 상황이었죠. 이런 상황 때문에 저희는 아래와 같은 전략 프로세스를 구상했습니다. 

2.  Case 2: 16년 거래처가 신규 브랜드를 선점한 의류 브랜드 B사 

의류 브랜드 B사 역시 16년이란 오랜 기간 동안 거래해오던 거래처가 중국에 무단 선점해버렸습니다. 이 브랜드 대표님은 저희와 10년 넘게 국내 및 해외 지식재산권 포트폴리오를 만드는 분이셨기에 당시 했던 말씀이 아직도 기억에 남습니다.

"오랫동안 알고 지낸 친구의 배신같네요.."

이 때도 즉시 이의신청을 진행했습니다. 워낙 B사 브랜드 대표님과 오래 알고 지낸 거래처와 즉시 양도해준다고하면 바로 철회도 진행할 예정이었죠.

하지만, 오히려 거래처 측은 브랜드 B사가 중국에서 활동하기 위해선 본인이 상표권을 갖고 있는 것이 좋다며 안심시키려 했습니다. 하지만 <해외 바이어 제품 공급 계약서 작성 시 어떤 조항을 확인해야 할까?> 칼럼에서 말씀드린 것처럼 상표권은 본사가 가지고 있어야 합니다.

이와 같은 점을 거래처측에 지속적으로 말씀드려 다행히도 양도를 받을 수 있었죠. 그러나 더이상 거래처측과 인연을 이어갈 수 없었습니다. 양도 진행과정 중 무리한 금액을 요구했기에 브랜드B사는 서울지식재산권 심판 소송 지원사업까지 진행했어야만 했죠. 

3. Case 3: 에이전트의 계획적 다량 선점, 화장품 브랜드 C사 

화장품 브랜드 C사의 경우, 에이전트로 인해 여러 국가에 무단 선점 당하는 일이 발생하였습니다. 저희 마크와이드에서 진행하고 있는 <글로벌 상표 모니터링> 과정 중 몰도바에 상표 2건이 무단 선점된 것이 발견되었죠. 

이의신청을 먼저 접수한 후 양도 전략으로 진행했습니다. 안타깝게도 에이전트측에서는 양도 협상을 제대로 진행하지 않았고, 어쩔 수 없이 C사에서는 다른 국가에서는 아예 진행하지 않는 에이전트측에 유리한 조건(5년 독점, 가격 40% 수준)을 제시해 양수도 협상을 성사시킬 수 있었습니다.

0년이 넘는 기간 동안 해외 상표 일을 하고 그간 발생한 사건을 지켜본 결과, 한 가지 명확한 사실이 있습니다.

해외 상표권 등록이야말고 가장 저렴하고 효율적인 방어 수단이라는 것입니다.

지금 해외 상표등록을 진행할 예정리아면 아래 두 가지 체크리스트부터 확인해보십시오. 

☑️ 주요 수출 예상국에 해외 상표등록 확보했는가?
☑️ 바이어와의 제품 공급 계약서에 지식재산권 관련 조항을 명시했는가?

감사합니다.