브라질 상표 무단선점, 지정상품 달라도 대응해야 하나요?

"중국인이 제 브랜드를 브라질에 출원했는데,
화장품이 아니라 다른 상품이더라고요.
다른 상품이니까 그냥 냅둬도 되겠죠?"

지난달 상담 요청 해주신 화장품브랜드 M사 대표님의 첫 질문이었습니다.

대표님은 자사 브랜드 'ㅅ○○'과 동일한 상표가 브라질에 출원된 걸 발견했지만, 지정상품이 화장품이 아니라는 이유로 크게 걱정하지 않으셨습니다.

하지만 결론부터 말씀드리면, 상품이 다르다는 이유로 방치하면 나중에 브랜드 전체를 빼앗기거나 억울하게 합의금을 물어줘야 할 수 있습니다.

오늘은 M사 사례를 통해 브라질 상표 무단선점에 맞서 브랜드를 지킬 수 있었던 대응 전략과 필수 증거 5가지를 정리해 드리겠습니다.

해외 진출을 준비 중인 브랜드 담당자라면 끝까지 읽어보시길 권합니다.

1. 지정상품이 다르면 안전할까?

"우리 상표는 화장품용인데,
상대방은 다른 상품에 출원했으니 괜찮지 않을까요?"

상담을 하다보면 이렇게 생각하시는 분들이 많습니다. 하지만 이런 생각은 오히려 브랜드 전체에 위협이 됩니다.

이번 M사 사례에서도 중국인은 교묘하게 화장품이 아닌 다른 상품군에 M사 상표와 동일한 '○○'을 출원했고, 이미 공고까지 진행된 상태였습니다.

당장은 직접적인 경쟁 관계가 아니라고 여길 수 있는데요. 브랜드가 성장해서 새로운 카테고리로 확장하려 할 때, 무단선점된 상표로 인해 발목을 잡게 됩니다.

더 심각한 문제는 브랜드 이미지 훼손이 발생할 수 있다는 점입니다.

저품질 제품에 내 브랜드 이름이 붙어서 유통된다면, 힘들게 쌓아온 이미지가 무너지는 것은 한순간에 불과합니다.

결국 나중에 거액의 합의금을 주고 상표를 양도 받는다해도 거액의 돈을 요구할 수 있습니다. 또는 이에 응하지 않을 경우 아예 브랜드명을 변경해야 하는 최악의 상황까지 갈 수 있죠.

따라서 상표 모방이 명확하다면, 지정상품이 다르더라도 반드시 없애는 것이 중요합니다.

"아직 브라질에 정식 수출도 안 했고
사용 실적도 없는데, 무효나 거절이 가능한가요?"

이런 의문이 드실 수 있습니다. 속지주의 원칙 때문에 해당 국가에서 사용하지 않았다면 권리를 주장할 수 없다고 생각하시는 분들이 많으신데요. 충분히 대응할 수 있습니다.

대응의 관건은 어떻게 무효 또는 거절을 시키느냐입니다.

브라질의 경우 외국에서만 알려진 상표라도 거절 또는 무효 사유로 인정됩니다. 여기서 핵심은 '잘 알려진 상표'에 대한 법적 기준은 없지만, 통상적으로 최소 5년 이상 사용하고 매출액이나 광고액 등을 뒷받침할 수 있는 자료를 제출해야 인정받을 수 있다는 점입니다.

저희 마크와이드를 방문해주셨던 M사 대표님 역시 직접적으로 브라질에 사용하고 있지 않았지만, '이 증거자료들'을 제출해 중국인의 브라질 무단선점 상표를 무효화 시킬 수 있었죠.

어떤 증거자료를 제출했는지는 아래에서 자세히 말씀드릴게요. 

2. 동일 상표, 다른 상품일 때 무효 만드는 핵심 증거 5가지

저희는 M사 대표님의 억울함을 풀기 위해 다음과 같은 증거 자료를 요청해서 브라질 특허청에 제출했습니다.

① 글로벌 브랜드 입증자료
국가별 상표 등록증 한국뿐 아니라 미국, 유럽, 중국 등 주요 국가에 이미 'ㅅ○○' 상표가 등록되어 있음을 보여주어 글로벌 브랜드로서 위상을 입증할 수 있는 입증자료를 제출했습니다.

② 수치로 증명할 수 있는 매출자료
구체적인 매출 자료 단순히 '많이 팔았다'가 아니라, 회사 전체 매출 자료, 수출 신고 필증, 아마존이나 쇼피파이, 틱톡샵 매출내역 등 신뢰할 수 있는 수치로 증명했습니다.

③ 광고 집행 내역
글로벌 광고 집행 내역 미국 틱톡샵 광고 링크 모음과 조회수 리스트 등을 제출해서, 전 세계 소비자들에게 브랜드가 널리 노출되고 있음을 보여주었습니다.

④ 브랜드 성장 입증자료
브랜드 성장성 입증 브랜드의 글로벌 성장을 다룬 보도자료 링크를 통해 객관적인 제3자의 평가도 함께 제출했습니다.

⑤ 브라질 내 간접 사용 증거 (핵심★)
정식 진출 전이지만, 브라질 거래처와의 판매 관련 자료, 상품 등록 증빙 캡처, 한국에서 브라질로 보낸 소포 상세 내역(브랜드명과 제품명 포함), 거래처와의 계약서 및 세금계산서 등을 제출했습니다.

이러한 증거 자료 제출 덕분에, M사는 중국인이 출원한 브라질 상표를 무효화하고 브랜드를 지켜낼 수 있었죠. 

3. 최근 실무 경향 - 화장품과 건강기능식품, 이제는 유사상품으로 봅니다

특히 화장품 브랜드 대표님들께 꼭 알려드리고 싶은 최신 실무 경향이 있습니다.

요즘 3류(화장품)와 5류(건강기능식품)를 유사상품으로 보는 심사 결과가 종종 나오고 있습니다. 과거에는 화장품과 건강기능식품은 완전히 다른 상품군으로 분류되어, 동일한 상표라도 각각 별도로 등록이 가능했는데요.

최근 이너뷰티 트렌드로 인해 화장품류와 건강기능식품류를 유사상품으로 보는 경향이 강해지고 있습니다.

실제로 관련 업계에서도 화장품과 건강기능식품을 동시에 생산하거나 판매하는 경우가 많아지면서, 특허청 역시 이 두 상품군의 연관성을 인정하기 시작했죠.

따라서 "우리는 화장품만 하니까 건강기능식품에 출원된 건 상관없다"고 방치했다가는, 나중에 이너뷰티 라인 확장 시 등록된 상표 때문에 사업 확장이 막히거나 분쟁에 휘말릴 수 있다는 점도 기억해주셨으면 합니다.

해외 상표 무단선점은 예고 없이 찾아옵니다. 특히 한국 브랜드에 대한 인지도가 높아지면서, 중국과 동남아 지역을 중심으로 무단선점 시도가 지속적으로 발생합니다.

브라질은 남미 최대 시장으로, 화장품·전자기기·의류·식품 등 한국 제품에 대한 수요가 높습니다. 그만큼 무단선점의 표적이 될 가능성도 크죠.

만약 브라질 또는 다른 해외 국가에서 상표출원을 발견하셨거나, 미리 예방하고 싶은 분이라면 언제든 편하게 연락주십시오.

감사합니다.