마드리드 상표출원, 130개국 가능해도 안전할까요?

안녕하세요. 사랑특허 마크와이드 대표 변리사 박소현입니다.

"한국에서 상표 등록받았으니, 해외는 마드리드로 한 번에 130여 개국에 출원해 두면 되는 거죠?" 해외 진출을 준비하시는 대표님들께 자주 듣는 질문입니다. 비용 절감과 절차 간소화라는 장점이 워낙 잘 알려져 있으니 자연스러운 흐름입니다.

다만 20년 넘게 해외상표 사건을 진행해 보면, 같은 마드리드 제도라도 결과가 둘로 나뉩니다. 비용을 아끼면서 권리도 안정적으로 가져가는 기업이 있는 반면, 5년 안에 한국 기초상표가 흔들리며 지정한 국가 권리가 한꺼번에 사라지는 기업도 있습니다.

오늘은 마드리드 상표출원의 실제 작동 방식과, 비용만 보고 결정했을 때 놓치게 되는 지점을 두 실사례를 통해 풀어드리겠습니다.

목차

• 마드리드 상표출원은 정확히 어떤 제도인가요?

• 비용 절감 효과는 어느 정도 큰가요?

• 5년 안에 국내 상표가 흔들리면 어떻게 되나요?

• 마드리드 가입국이라면 모두 동일하게 보호받나요?

• 처음 빠뜨린 국가는 사후지정으로 채우면 충분한가요?

• 그래서 우리 회사에는 마드리드가 맞을까요?

마드리드 상표출원은 정확히 어떤 제도인가요?

한국 특허청에 기초출원이나 기초등록을 둔 상표를 기반으로, 하나의 영어 출원서를 WIPO(세계지식재산기구)에 제출해 가입국 중 원하는 국가에 동시 출원하는 제도입니다.

기본 흐름은 다섯 단계로 진행됩니다. 국내 기초출원 또는 등록 준비, 한국 특허청에 국제출원서 제출, WIPO 국제사무국의 방식심사와 국제등록번호 부여, 각 지정국 특허청의 자국법 기반 실체심사, 등록 후 일괄 갱신과 관리입니다.

실무에서 강조해 드리는 부분은 세 번째와 네 번째 단계 사이입니다. WIPO 등록은 "출원이 전 세계로 전달되었다"는 통로 확보일 뿐, 실제 권리는 각 지정국 특허청 심사를 통과해야 비로소 생깁니다. 등록증을 받았다고 모든 나라에서 보호받는다고 오해하시면 곤란합니다.

비용 절감 효과는 어느 정도 큰가요?

기본수수료에 지정국별 수수료를 더하는 구조라, 개별국 출원 대비 2배에서 3배까지 절감되는 경우가 많습니다.

스킨케어 브랜드를 운영하시는 현아영 대표님(가명) 사례가 대표적입니다.

미국과 페루는 출원번호 확보가 시급해서 개별국 출원으로 신속히 진행했고, 나머지 싱가포르 말레이시아 필리핀 등 11개국은 마드리드로 묶었습니다. 결과적으로 13개국 출원 비용을 1000만 원대 수출바우처 지원금으로 충당할 수 있었습니다.

다만 비용 구조 안에 숨겨진 부분이 있습니다.

지정국에서 거절통지가 오는 순간 현지 대리인 비용이 별도로 발생합니다. 처음 예산에 잡아둔 금액보다 총비용이 부풀어 오르는 경우가 실무에서 적지 않으니, 초기 견적을 받으실 때 거절 대응 비용까지 포함된 시나리오를 함께 받아 보시는 편이 안전합니다.

5년 안에 국내 상표가 흔들리면 어떻게 되나요?

국제등록일로부터 5년 동안 마드리드 국제등록은 한국 기초출원에 종속됩니다. 이 기간 안에 기초상표가 이의신청, 무효심판, 취소 등의 이유로 소멸하면, 지정한 모든 국가의 권리도 함께 사라집니다.

이를 센트럴어택이라고 부릅니다. 자동차 부품 브랜드 E사 대표님은 이 위험을 알고 우선권주장으로 대처하셨습니다. 국내출원 한 달 만에 캐나다 중국 유럽 영국 인도네시아 일본 태국 미국 베트남 9개국을 마드리드로 묶어 국제등록하시면서, 우선권주장을 통해 국내출원일로 출원일을 소급시켜 두셨죠.

만약 한국에서 누군가 이의신청을 걸어 기초상표가 흔들려도, 우선권 효과 덕분에 각 지정국에서 독립 출원으로 전환할 시간이 확보됩니다. 비전문가 대표님이 직접 마드리드를 신청하실 경우 놓치기 쉬운 안전장치이기도 합니다.

마드리드 가입국이라면 모두 동일하게 보호받나요?

가입국이라고 해서 제도가 동일하게 작동하지는 않습니다.

*마드리드 조약 가입국 리스트 확인하기

조약 자체는 가입했지만 실제 운용에서 누락이 발생하는 국가들이 있어, 등록 통지가 오지 않거나 거절불복심판 결과를 받지 못하는 일이 생깁니다.

대표적으로 중국은 거절불복심판 결과 통지가 누락되는 사례가 있어 별도 모니터링이 필요하고, 태국은 등록 통지 자체가 오지 않는 경우가 있습니다. 베트남은 등록까지 시간이 매우 오래 걸리고, 이란은 마드리드 가입에도 불구하고 실효성이 거의 없어 별도 효력화 절차를 따로 밟아야 합니다. 브라질은 특허청에서 어떤 통지도 보내주지 않습니다. 아프리카, 중동, 남미 국가는 통째로 주의가 필요합니다.

이런 국가들은 비용 절감만 보고 마드리드로 묶기보다, 처음부터 개별국 출원으로 가는 편이 안전한 경우가 많습니다. 진출 우선순위가 높은 국가일수록 더 그렇습니다.

처음 빠뜨린 국가는 사후지정으로 채우면 충분한가요?

사후지정은 가능하지만, 새 10년이 시작되는 것이 아니라 기존 국제등록 만료일까지만 유효하다는 점을 반드시 확인하셔야 합니다.

E사 대표님께는 1차 9개국 외에 자동차 시장이 열리는 모든 국가, 약 118개국까지 사후지정으로 확장하는 로드맵을 함께 설계해 드렸습니다. 사후지정은 갱신 시 일괄 처리되고 추가 출원 비용도 적어, 단계적 확장 전략에 잘 맞습니다.

다만 주의하실 부분이 두 가지 있습니다.

첫째, 국제등록 만료가 임박한 시점에 사후지정을 신청하면 실질 보호기간이 1년으로 끝나는 일이 생깁니다.

둘째, 미국 지정 시에는 MM18 사용의사 선언서가 별도로 들어가야 하고, 일부 국가는 자국 마드리드 가입일 이전에 이루어진 국제등록에 대한 사후지정을 받지 않습니다.

갱신 시기와 사후지정 신청 시점을 함께 검토해 두시면, 실제로 보호받는 기간을 최대화할 수 있습니다.

그래서 우리 회사에는 마드리드가 맞을까요?

세 가지 조건이 동시에 충족되면 마드리드가 잘 맞습니다.

• 진출 국가 수가 3개국 이상이고,

• 한국 기초상표가 등록 완료 또는 출원공고 단계까지 안정화되어 있고,

• 진출 국가가 중국이나 베트남처럼 실효성 이슈가 있는 곳을 제외한 주요 국가 중심일 때입니다.

반대로 미국 페루처럼 출원번호 확보가 시급하거나, 진출국이 마드리드 실효성 이슈 국가 위주거나, 국내 상표가 아직 출원 초기 단계라면, 개별국 출원과 우선권주장을 섞은 혼합 전략이 더 안전합니다.

현 대표님은 13개국 중 2개는 개별국, 11개국은 마드리드로 분리해 양쪽 장점을 모두 가져가셨습니다.

비용만 보고 한쪽으로 몰지 않는 것, 그것이 해외상표 권리를 잃지 않는 현실적인 접근입니다.

마드리드 상표출원의 진짜 변수는 비용이 아니라 권리의 안정성입니다. 한 번의 출원으로 130여 개국에 도달할 수 있다는 편의성 뒤에는 5년 종속, 국가별 실효성 차이, 사후지정의 유효기간 제약이 함께 따라옵니다.

만약 현 대표님이 13개국을 모두 마드리드로 몰았거나, E사 대표님이 우선권주장 없이 마드리드만 진행하셨다면, 지금 보유한 권리의 모습은 분명 달랐을 겁니다.

비용을 아낀 만큼 권리도 함께 지키려면, 마드리드와 개별국, 우선권주장과 사후지정을 우리 회사 상황에 맞게 조립하는 설계가 필요합니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

Q. 마드리드 상표출원, 130여 개국에 한 번에 등록되는 건가요?

출원은 한 번에 됩니다. 다만 등록은 각 지정국 특허청 심사를 따로 통과해야 합니다. 마드리드는 출원의 통로일 뿐, 자동 등록 제도가 아닙니다.

Q. 국내 상표가 아직 출원 단계인데 마드리드 진행해도 되나요?

가능하지만 권하지 않습니다. 출원 상태에서 이의신청이 들어와 거절되면 5년 동안 지정한 모든 국가가 함께 사라질 수 있습니다. 출원공고 결정 이후나 등록 완료 후 진행하시는 편이 안전합니다.

Q. 대만, 홍콩, 마카오에도 마드리드로 출원되나요?

세 지역 모두 마드리드 가입국이 아니라서 개별국 출원으로 별도 진행하셔야 합니다. 진출 계획에 포함되어 있다면 출원 전략을 분리해 두시는 편이 좋습니다.

Q. 마드리드로 등록한 상표를 나중에 다른 디자인으로 바꿀 수 있나요?

상표 자체는 변경할 수 없습니다. 마드리드는 기초상표를 확장하는 제도라 표장, 지정상품, 권리자 모두 동일해야 합니다. 이름, 주소, 권리자 양도 같은 관리 사항만 일괄 변경이 가능합니다.

Q. 우리 상황에 마드리드와 개별국 중 어느 쪽이 맞는지 혼자 판단하기 어렵습니다.

진출국 수, 국내 상표 단계, 진출국별 실효성을 함께 검토해야 정확한 판단이 가능합니다. 무료로 가능성부터 확인해 보시는 편을 권합니다.

→ 우리 회사 마드리드 상표출원 가능성 검토하기

마드리드와 개별국 중 우리 회사에 어느 쪽이 맞을지 혼자 판단이 어려우시다면, 진출국 리스트와 국내 상표 단계만 알려주셔도 됩니다. 가능성부터 확인해 드리겠습니다. 부담 없이 문의해 주세요.

박소현 변리사 드림.