미국상표등록, 1970년부터 사용한 상호 변경하지 않고 확보한 M사 이야기
안녕하세요. 해외상표전문 마크와이드입니다.
미국 바이어와 계약서 앞에 앉아 계신데, 상표 등록 여부를 묻는 질문에 말문이 막히는 순간이 있습니다. 수십 년간 국내에서 당연하게 사용해온 회사 이름이 미국에선 이미 누군가 등록해 놓았다는 사실을 그제야 알게 되는 순간이죠.
창업주가 심혈을 기울여 지어낸 이름을 바꾸자니, 회사의 모든 역사가 부정당하는 것 같아 가슴이 답답합니다. 하지만 바꾸지 않으면 수출 계약 자체가 무산될 수 있고, 자칫 상표권 침해 소송에 휘말릴 위험까지 있습니다.
이런 상황을 그대로 방치하면 어떻게 될까요? 수억 원을 투자한 해외 진출이 상표 하나 때문에 중단되고, 거래처와의 신뢰마저 잃게 될 수 있습니다. 심지어 경쟁사가 그 이름으로 시장을 선점하는 모습을 지켜만 봐야 할 수도 있죠.
그런데 다행스럽게도 최근에는 수십 년 사용한 상호를 바꾸지 않고도 미국 상표등록을 받아낸 회사들이 있어요. 상표가 똑같고 상품까지 비슷한 상황에서도 말이죠. 어떻게 그게 가능했을까요? 지금부터 실제 사례를 통해 그 방법을 하나하나 풀어드리겠습니다.
1. 1970년부터 45년 동안 사용한 회사 상호 미국등록사례
"회장님께서 꼭 등록해야 한다고 하시는데요.
45년이나 썼는데 어떻게 바꾸냐고요..."
실제로 만났던 M사 대표님의 이야기입니다. 1970년부터 45년 동안 '블○○'라는 이름을 사용해온 무선통신장치 제조 회사를 운영하시는 분이었죠. 그동안 내수 시장에서 대기업의 납품업체로만 일해왔기에 브랜드를 따로 관리할 필요성을 느끼지 못했다고 해요.
그러다 2015년쯤, 미국 기업으로부터 제품을 수출할 수 있는 기회가 생겼습니다. 미국에 법인까지 세우고 회사명과 제품명을 상표로 올리려 했는데 문제가 터진 거죠.
이미 다른 회사가 '블루투스장치'를 대상으로 미국에 같은 상표를 등록해서 활발하게 쓰고 있었던 겁니다. 상표는 똑같고, '블루투스장치'와 '무선통신장치'는 비슷한 상품으로 분류될 가능성이 높아 상표 등록이 어려운 상황이었어요.
심지어 상표권 침해 문제로 번질 수도 있어서 미국에서만이라도 브랜드를 바꾸는 게 합리적이었지만, 창업주께서는 45년간 지켜온 상호를 포기할 수 없다는 굳은 의지를 보이셨죠.
과연 방법이 없었을까요? 상표가 똑같고 상품도 비슷한데, 어떻게 이 문제를 풀어내고 상표 등록까지 받을 수 있었을까요?
M사 대표님의 간절한 요청에 따라 미국 선등록상표권자 회사를 샅샅이 조사했습니다. 그 결과, M사 대표님은 '결제용 단말장치'나 '산업용 소형 pda'를 만드는 반면, 미국 상표권자는 '블루투스 무선 마이크'를 만드는 기업이라는 걸 알게 됐었죠.
등록된 상품은 '블루투스장치'로 넓게 지정되어 있었지만, 실제로 사용하는 상품은 확연히 달랐던 거죠. 이건 곧 소비자 범위가 다르다는 뜻이고, 소비자 혼동 가능성이 낮다는 논리로 이어질 수 있었습니다. 이 지점을 파고들어 공존동의를 제안하는 방법을 세웠습니다.
1) 상품을 최대한 한정해서 출원
먼저, M사 대표님의 상표출원을 '산업용 pda, RFID장치, 결제 단말기'처럼 실제로 사용하는 상품으로만 좁혀서 진행했습니다.
2) 거절 이유 통지서 확보
출원 후 예상대로 미국 특허청으로부터 선등록상표 존재를 이유로 1차 거절 통지를 받았습니다. 이제 이 통지서를 가지고 선등록권리자와 정식으로 협상할 수 있는 명분이 생긴 거죠.
상품 비유사를 주장해볼 수도 있었지만, 선등록 상표의 '무선통신단말기'와 M사 대표님의 상품은 유사 판단을 피하기 어려웠어요. 애초 계획대로 공존동의를 요청하기로 했습니다.
3) 공존동의 협상 및 허락
등록권리자의 대리인에게 연락해 M사 대표님의 상황을 설명하고 공존동의를 요청하는 공문을 보냈습니다. 협상 과정에서 양쪽의 입장 차이를 좁히려 노력했고, 최종적으로 '산업용 pda'로 상품을 더 좁히는 조건으로 공존동의를 얻을 수 있었습니다.
결과적으로 유대표님은 수십 년간 사용해온 소중한 브랜드를 지키면서 미국에 상표등록을 할 수 있었습니다. 선등록 권리자 입장에서도 자신들이 실제로 쓰지 않는 상품에 대해 나중에 등록 취소나 말소 신청을 당할 위험을 안고 가는 것보다, 공존동의를 통해 대가를 받고 기존 등록을 유지하는 게 더 이득이었을 겁니다.
2. 상표 공존동의제가 필요한 이유
상표법은 기본적으로 소비자 혼동을 방지하기 위해 동일하거나 유사한 상표가 같은 상품군에 중복 등록되는 것을 제한합니다. 하지만 특정 조건에서는 예외를 인정하는데, 그것이 바로 공존동의 제도입니다.
공존동의란 먼저 등록한 권리자가 나중에 출원한 상표의 등록을 허락하는 제도로, 우리나라에서는 2024년 5월부터 시행되었으며 미국을 비롯한 많은 국가에서 이미 활용되고 있습니다.
'상표란 출처에 대한 오인혼동 방지 표시'라는 것이 전 세계적으로 합의된 상표의 정의이자 기본 역할입니다. 선권리자가 나서서 '내 상표와 일부 유사해보일 수는 있지만 혼동가능성 없고 공존해도 무방하다'고 한다면 굳이 두 상표의 공존을 막을 이유가 없다는 것입니다.
물론 아무 상황에서나 허용되는 것은 아닙니다. 대부분의 국가는 상표와 상품이 모두 완전히 동일한 경우에는 소비자 혼동 우려가 크다고 보아 공존동의를 인정하지 않습니다.
하지만 M사 사례처럼 상표가 유사하거나 동일하더라도 실제 사용하는 상품의 속성과 소비자층이 명확히 구분된다면 상황은 달라집니다. 이런 경우 선등록 권리자가 자신의 권리 범위를 일부 조정하는 조건으로 공존을 허락하면, 후출원 상표도 정당하게 등록될 수 있습니다.
해외 상표 출원 과정에서 거절 통지를 받았을 때, 공존동의는 브랜드를 지킬 수 있는 강력한 해법이 될 수 있습니다. 특히 오랜 시간 사용해온 상표라면 그 가치는 더욱 큽니다.
단순히 거절 이유에 반박하는 것을 넘어, 상대방과의 전략적 협상을 통해 상표권을 확보할 수 있는 길이 열리기 때문입니다. 물론 협상은 결코 쉽지 않습니다. 하지만 이번 사례처럼 상대방의 상황을 정확히 파악하고 법적 근거에 기반한 논리적 협상안을 제시한다면 충분히 성공 가능합니다.
오래 사용한 브랜드는 회사의 역사이고 얼굴입니다. 아무리 복잡한 문제가 생겨도 상호를 바꾸는 건 최후의 수단으로 여겨지죠. 하지만 해외 진출을 준비하다 보면 수십 년간 사용해온 상호와 동일한 상표가 이미 해외에 등록되어 있다는 사실을 알게 되는 경우가 있습니다.
이럴 때 "어떻게든 해보겠다"는 의지와 함께, 문제의 본질을 꿰뚫는 분석력과 협상 전략을 갖춘 전문가의 도움이 있다면 소중한 브랜드를 지켜낼 수 있습니다.
20년 동안 변리사 일을 하다 보니, 2000건이 넘는 해외 상표출원을 함께 하면서 "설마 수십 년 써온 우리 이름을 해외에서 못 쓸 줄 몰랐죠..."라는 말씀을 많이 듣곤 합니다.
아무리 오래 일을 한다고 해도 그때의 심정을 어찌 다 헤아릴 수 있을까요. 하지만요, 20년 동안 제가 하는 일은 늘 같았습니다. 문제 해결을 통한 사업 성장을 챙기고 성공으로 연결해 드리는 일 말이죠.
해외 상표출원과 관련해 어려움에 처해 계시다면 언제든지 문의해 주세요. 여러분의 문제를 함께 고민하고 해결책을 찾아드리겠습니다.