유사 선행상표 있어도 앱(어플) 미국상표등록 받은 사례
안녕하세요.
사랑특허법률사무소
대표변리사 박소현입니다 :)
오늘 들려드릴 이야기는 반려동물앱 개발로 아래와 같은 이력을 가진 주대표님과의 진행한 미국상표등록 사례를 말씀드리고자 합니다.
사랑특허와 함께한 주대표님의 대표 이력 |
- 반려동물앱 개발로 60억 투자유치 - 앤비디아 협업 - 삼성전자 지원 - 포스텍홀딩스 투자 |
주대표님의 반려동물앱 미국상표등록의 경우 선등록(선출원)상표 조사시 유사한 선행상표로 인해 발목을 잡힌 케이스인데요.
이 글을 읽고 계신 분 중, 미국상표등록 진행 중에 유사 선행상표에 발목을 잡혀 등록을 걱정하고 계신다면 오늘 주대표님의 이야기를 집중해서 읽어보셨으면 합니다.
◆ 미국상표등록에 도움되는 모든 정보◆
유사 선행상표 발견, 등록 불가한걸까?
주대표님과는 처음부터 저희 사랑특허와 함께 했던 것은 아닙니다. 타 특허법률사무소에서 미국상표등록을 위해 선행상표 조사를 하였고, 그 과정에서 유사상표를 발견하게 되었는데요. 회사의 메인 브랜드여서 미국 등록을 포기할 수 없던터라 고심 끝에 저희에게 미국상표등록 해결방안을 문의해오셨습니다.
처음에는 2023년 서울창업센터 관악 특화 멘토링 사업으로 컨택해서 컨설팅을 먼저 받으시면서 탐색을 하셨었답니다.
사랑특허만의 전략
주대표님의 문의로 어떤 선행상표인지 조사에 들어갔습니다.
예를 들자면 이정도로 유사했습니다.
주대표님 vs 선행상표 |
RIKE vs NIKE |
앞자리 문자만 다를 뿐.
'누가봐도 90%는 외관상, 발음상 유사한게 아니냐'라고 할 수 있는 정도였습니다.
상품도 같은 9류의 소프트에어로 유사한 점이 있었죠.
하지만 저의 의견은 달랐습니다.
1) 선행상표와 주대표님의 상표의 경우 외관과 발음상 유사하지 않다고는 할 수 없다.
2) 그러나, 두 상표의 '개념'차이가 크기 때문에 이 점을 강조한다면 미국상표등록 될 가능성이 높다.
3) 또한, 조금 더 등록가능성을 높이기 위해 용도와 내용을 매우 한정(상품한정)해보자.
주대표님 브랜드 미국상표등록을 위해 진행한 상품한정 |
1) 9류 Downloadable computer application software for mobile phones and handheld computers, namely, software for detecting pet biometric information, storing pet biometric information, and retrieving pet biometric information for pet identification purposes. 2) 42류 Software as a service (SAAS) services featuring software using artificial intelligence for detecting pet biometric information, storing pet biometric information, and retrieving pet biometric information for pet identification purposes. |
여기에 저희가 진행한 2가지 전략이 더 있습니다.
1) 미국은 '사용근거'를 제출해야 했기에 이미 미국에 공개된 앱과 홈페이지를 근거로 자료제출
2) 미국상표등록시 지출되는 금액의 부담으로 수출바우처 지원사업을 통해 상표출원비용 지원 신청
그 결과
1번의 거절이유통지도 없이 등록되었습니다.
비슷한게 있어..?
그럼 등록받지 못하는건가..
미국상표등록 진행시 동일 유사 선행상표 발견으로 이런 걱정을 하고 계셨을겁니다. 하지만 반려동물앱 개발로 약 60억투자 등의 이력을 만드신 주대표님의 케이스처럼 "개념차이", "상품한정"을 강조하신다면 등록될 수 있습니다.
미국상표등록 진행시 유사상표 때문에 어려움을 겪고 계시거나, 출원비용 부담때문에 망설이고 계시다면 언제든 문을 두드려주세요.
원칙을 지켜온 18년이란 기간이 부끄럽지 않도록 한 분, 한 분께 모든 것을 바치겠습니다.
감사합니다.
사랑특허법률사무소
대표변리사 박소현 드림