미국 상표출원등록 거절이유 통지 비유사 주장으로 등록된 R브랜드 이야기
안녕하세요. 미국 시장 진출의 꿈을 함께 고민하는 해외 상표 전문 마크와이드 입니다.
상표출원을 준비하다 보면 미국 특허청으로부터 '상표 거절 이유 통지'를 받는 순간이 찾아오곤 합니다.
이런 상황에서 많은 분들은 '어떻게 해야 하나?', '이대로 끝나버리는 건 아닐까?' 하는 두려움에 빠집니다. 실제로 여러 브랜드 담당자분, 또는 대표님들께서 미국 상표 거절 이유 통지서를 받고 "이렇게 어렵게 준비했는데, 미국 시장 진출이 여기서 멈추면 어쩌지?"라는 걱정을 털어놓으신 적이 있습니다.
오늘은 “미국 상표 거절 이유 통지받았을 때 정말 등록이 불가능한가요?”라는 질문에 실제 사례로 답을 드리고자 합니다.
1. 미국 상표출원 등록 거절 이유 통지받았을 때 '의견서'만으로 해결한 이야기
이 이야기는 건강 보조식품 R 브랜드를 운영하시는 진대표님의 이야기로 어떻게 의견서를 제출하여 최종 미국 상표등록을 받아냈는지 그 과정을 자세히 말씀드리겠습니다.
진대표님께서는 미국 시장 진출에 앞서 건강 보조식품 "R 브랜드"를 미국 상표출원을 진행했는데요.
미국 특허청 심사관은 "출원상표가 인용상표를 전체적으로 포함하고 있고, 두 상표 모두 글자로 구성되어 외관과 발음, 상업적 인상이 유사하다."라며 지적했죠. 또 "진대표님의 출원 상품(비타민 보조제, 에너지 드링크 등)과 선행 상표의 상품(영양 강화 음료, 비타민 드링크 등)이 매우 유사하다."고 하였습니다.
이 과정에서 "포기해야 되는 건가?"라는 생각을 가지신 분들도 계실 텐데요. 그렇지 않습니다. 명확한 거절 이유 때문에 포기를 생각하실테지만, 진대표님 상황에서는 2가지 전략을 통해 심사관의 결정을 뒤집을 수 있었습니다.
주장1. 선행상표의 독점력 약화 주장
가장 먼저 저희 마크와이드에서 한 일은 USPTO 데이터베이스를 활용해 R 브랜드에서 "R" 단어를 포함한 상표등록 5류 (영양보충제)와 32류 (음료)에서 등록 비율을 광범위하게 조사했습니다.
조사 결과, "R" 단어를 포함한 수많은 상표가 이미 공존하고 있음을 발견했죠.
이에 이미 공존하고 있는 상표권 리스트를 제출하면서 "선행 상표의 독점력 약화로 R 브랜드에 단어 'R'을 포함하더라도 접두어와 조합되어 기존 상표와는 다른 새로운 상업적 인상을 형성한다."라고 주장했습니다. 즉, 소비자들이 "R" 단어만 보고 특정 회사를 떠올리기 어렵다는 주장을 한 것이죠.
주장2. 비유사 논리 주장
두 번째로 주장한 내용은 "R 브랜드"와 조합된 접두어는 '다시'라는 의미를 담고 있어, 선행 상표와는 다른 긍정적이고, 진취적인 이미지를 형성한다는 점을 어필했습니다.
다시 말해, 선행 상표와 R 브랜드의 외관, 칭호, 관념, 상업적 인상을 종합적으로 비교했을 때 두 상표는 충분히 구별된다고 주장한 것이죠.
위 두 가지 주장을 상세하게 작성한 의견서 제출 후 최종적으로 등록되었습니다.
2. 미국 상표권 거절 이유 통지서 받았을 때 대응 방법 3가지
'비유사 주장이 통하지 않으면 어떡하지?'라는 불안감을 느끼고 계신 분들도 계실 텐데요. 의견서 제출 외에도 거절 이유 통지서 받았을 때 대응 방법이 있습니다.
1) 불사용 취소심판
미국 상표법은 '사용주의' 원칙을 따르기 때문에, 등록 상표를 유지하려면 실제로 상표를 사용하고 있음을 증명해야 합니다. 이때 원칙적으로는 등록한 모든 상품에 대해 사용 증명을 해야 등록이 유효하게 유지됩니다.
만약 거절 이유로 인용된 선행 상표가 5년 이상 등록을 유지하고 있지만 실제로는 일부 상품에 사용되지 않고 있고, 바로 그 상품이 우리 출원과 저촉되는 상품이라면, '불사용 취소심판'을 청구해 해당 상품에 대해서는 상표 등록을 취소시킬 수 있습니다.
다만, 이미 등록 후 5년이 지나 '불가쟁선언'이 된 상표는 불사용을 이유로 취소하기가 어렵습니다. 이 점을 고려해 전략을 세워야 합니다.
👉🏻불사용 취소심판 청구, 증거가 제일 중요합니다.
2) 공존 동의
거절 통지서에 인용된 상표의 권리자와 접촉하여, 상표가 시장에서 함께 사용해도 혼동 우려가 없다는 내용의 공존동의서를 받는 방법도 있습니다.
만약 선행 상표의 권리자가 흔쾌히 동의해 준다면, 심사관은 이 동의서를 중요한 근거로 삼아 거절 이유를 철회할 가능성이 매우 높습니다.
한번은 프랜차이즈 가맹본부가 상표 출원을 했는데, 대표자 명의로 된 선행상표 때문에 거절 이유 지적받은 사례가 있었는데요. 이 때에는 비유사 의견서 제출이 아닌 공존 동의를 활용하여 극복 후 상표권 확보까지 이뤄냈습니다.
만일 비슷한 상황이라면, 한 번쯤 읽어보실 것을 권해드립니다.
👉🏻프랜차이즈 상표 거절 이유 극복 사례
3) 비유사 주장 또는 일부 삭제 후 상품 비유사 주장 의견서 제출
또는 이번 사례에서처럼 상표가 비유사하다는 주장을 해볼 수도 있습니다. 이때 필요없는 상품 일부를 삭제 후 남은 상품들에 대해 인용상표과 구체적이고 현실적인 상품 출처 혼동 우려가 없다고 주장해볼 수 도 있습니다.
상표 등록을 의뢰한 브랜드 담당자의 간절함, 시장 진출을 앞두고 느끼는 초조함, 거절 이유를 받아 들고 고민하다가 극적으로 해결된 순간까지 모두 너무나 선명하게 기억합니다.
여러분에게 전하고 싶은 이야기는 “상표 등록 과정에서 생기는 두려움과 불확실함이, 결코 해결할 수 없는 문제가 아니라는 것”입니다. 의지만 있다면 방법은 찾아집니다.
아래 링크에서 저의 진심을 담은 소개글을 꼭 읽어보시면 좋겠습니다.
마크와이드 대표 박소현 변리사의 철학
혹, 여전히 미국 상표에 대해서 궁금증, 고민하고 계신다면 언제든 연락을 주십시오.
감사합니다.