미국 상표출원, 비용과 방법보다 먼저 알아야 할 점들

미국 상표출원을 알아보고 계신 분이라면, 가장 궁금한 게 '방법과 비용'일 겁니다.

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그런데 방법과 비용만 알고 진행하면 실제 심사 과정에서 거절을 받는 경우가 생깁니다. 미국은 한국과 상표법의 룰 자체가 다르기 때문이거든요.

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출원 서류를 제출하고 나서야 '이런 걸 미리 알았어야 했는데'라고 후회하시는 분을 적지 않게 봤을 거고요.

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이 글에서는 절차나 비용 이야기는 하지 않습니다. 대신, 출원 전에 반드시 알아두어야 하는 점들을 정리했습니다.

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※ 이 글은 미국 상표출원을

심도있게 알고 싶은 분을 위한 글입니다.

미국 상표출원 방법, 절차, 소요기간 등

미국 상표법의 기본적인 개념이 궁금하신 분은

아래 링크에서 한눈에 확인하실 수 있습니다 ↓

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미국은 '먼저 상표를 사용한 사람에게 권리가 생기는' 사용 주의 국가입니다. 한국처럼 먼저 출원하면 권리를 갖는 구조가 아니죠.

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한국에서는 특허청에 먼저 출원하면 그것이 곧 권리의 시작점입니다. 그래서 많은 기업이 미국도 같은 방식일 거라고 생각하고 진행하시죠. 하지만 미국에서는 특허청(USPTO)에 상표를 등록하지 않았더라도, 특정 지역에서 먼저 간판을 걸고 영업을 시작한 사업자가 관습법상 강력한 권리를 갖게 됩니다.

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실제로 버거킹조차 이 벽에 부딪힌 적이 있습니다.

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일리노이주 매툰이라는 작은 도시에서 'Burger King'이라는 이름으로 먼저 영업하던 로컬 가게가 있었고, 법원은 그 가게의 선사용권을 인정했습니다. 버거킹은 그 지역에 매장을 낼 수 없게 되었습니다.

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이 때문에 미국 상표출원 시에는 3가지가 요구됩니다.

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• 출원 시: '사용의사(Intent-to-Use)' 또는 '실제 사용(Actual Use)' 표시

• 등록 결정 후: 사용 증거 및 사용 선언서 제출 필수

• 등록 후 5~6년 차: 사용 증거 다시 제출 (갱신 시에도 동일)

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결국 미국에서는 '등록'이 아니라 '사용'이 권리의 기준입니다. 한국 방식으로 출원만 해두면 된다는 생각은 미국에서 통하지 않습니다.

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사용 주의의 구조를 이해했다면, 이제 실제 심사에서 어떤 문제가 발생하는지가 핵심이 되는 거거든요.

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사용 선언서는 '등록 결정 후'와 '등록 5~6년 차', 두 시점에서 제출해야 하며 두 시점 모두에서 거절이 발생할 수 있습니다.

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미국 상표출원에서 가장 많이 걸리는 함정이 바로 이 부분입니다. 출원까지는 순조롭게 진행되다가, 사용 선언서 단계에서 예상치 못한 거절을 받는 케이스가 비일비재합니다.

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그중 저희가 진행했던 사례 두 가지를 말씀드려 보겠습니다.

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AI 기반 교육 시스템 D 브랜드는 9류 소프트웨어와 41류 교육업에 대해 '사용예정'으로 출원해 등록 결정까지 받았지만, 등록 결정 후 제출한 실사용 자료에서 하단 상표가 표기되어 있어도 사용됨을 인정할 수 있다며 거절결정이 되었습니다.

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특히 41류 교육업에 대해서 당상 사용 입증을 할 수 없었기에

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• 웹사이트 사용 상표 표기 및 수정

• 미국 협력 현지 대리인 적합성 여부 문의

• 외국 등록 기반 출원으로 변경 요청

• 41류 교육업 사용 입증을 못했으므로 등록 5-6년 차 사용 선언서 제출 시 문제 될 가능성 높으므로 사용 진행 필수

전략으로 진행했습니다.

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그 결과, 등록에 성공할 수 있었죠.

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화장품 G 브랜드는 등록 5년 차 사용 선언서에서 문제가 터졌습니다. 등록된 3류 화장품 전체에 대해 실제 사용 입증을 요구받았지만, 일부 제품은 입증이 불가능했습니다.

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결국 실제 사용 중인 최상위 상품 '화장품' 1개만 남기고 나머지를 전부 삭제하는 전략으로 대응해 권리를 유지할 수 있었습니다.

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사용 선언서는 '제출만 하면 끝'이 아닙니다.

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심사관이 어떤 기준으로 검토하는지를 사전에 파악하고, 지정상품별 사용 입증 전략을 미리 세워두는 게 핵심입니다.

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미국 진출 시 법인 설립보다 상표 검토와 출원을 먼저 진행해야 합니다. 순서가 바뀌면 법인명 변경, 패키지 전량 폐기 같은 피해가 발생할 수 있기 때문이죠.

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그럼에도, 많은 분이 한국에서의 관행대로 법인을 먼저 세우고 상표는 나중에 챙기려 합니다. 하지만 미국의 사용 주의 원칙 때문에, 법인명으로 확정한 브랜드가 이미 현지에서 사용 중이라면 그 이름을 쓸 수 없게 될 가능성이 높습니다.

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실제로 한국의 화장품 기업 A사는 델라웨어 주에 P 법인을 먼저 설립했는데요.

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법인 설립 후 로고 확정, 패키지 디자인, 생산까지 일사천리로 진행했습니다. 그런데 뒤늦게 상표 출원을 준비하며 구글링을 해보니, 이미 5년 전부터 같은 이름으로 영업 중인 웹사이트가 존재했습니다. USPTO에는 등록되지 않았지만, 선 사용권이 성립하는 상황이었죠.

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결국 법인명 변경은 물론, 이미 제작한 수천만 원어치의 패키지를 전량 폐기해야 했습니다.

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이런 상황을 방지하려면, 반드시 상표 검토→출원→법인 설립 순서로 진행해야 합니다.

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• STEP 1. USPTO 데이터베이스 + 구글링으로 선사용 여부 확인

• STEP 2. 문제가 없다면 '사용 의사(Intent-to-Use)'로 상표 출원, 날짜 선점

• STEP 3. 상표 출원이 안정적으로 접수된 후 법인 설립 진행

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미국 진출의 첫 단추는 법인 설립이 아니라 상표 검토와 출원입니다. 규모나 자본력보다 '누가 먼저 선점했느냐'가 미국 상표법에서는 전부라는 것을 기억해 주시기 바랍니다.

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오늘 글에선 미국 상표출원에서 확인해야 할 점인 '사용 주의 구조, 사용 선언서, 법인 설립 순서'를 정리해 드렸는데요.

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그런데 이 3가지를 알고 나서도, '우리 회사 상황에서는 구체적으로 어떻게 진행해야 하는 건지'가 여전히 남아 있으신 분들도 분명 계실 거예요.

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글만으로는 판단이 어려운 부분도 있을 거고요. 지정상품 범위 설정, 사용 입증 자료 준비, 출원 유형 선택. 이런 판단은 업종과 진출 전략에 따라 완전히 달라지기 때문이거든요.

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미국 상표출원의 구체적인 진행 방향이 궁금하시다면, 아래 글도 함께 보시면 도움이 될 겁니다.

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사랑특허 마크와이드

박소현 대표변리사 드림

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