아마존 셀러 미국상표출원 방법, 사용 근거와 거절 대응까지

안녕하세요. 사랑특허 마크와이드 대표 변리사 박소현 입니다.

"아마존 입점하려니까 미국 상표가 필요하다는데, 마드리드로 한 번에 묶어서 출원하면 끝나는 거 아닌가요?" 상담 오시는 아마존 셀러 분들이 초반에 꺼내시는 질문입니다.

그런데 출원 방법만 정해두고 진행했다가, 1년 가까이 기다린 끝에 거절 통지를 받거나 사용 자료가 모자라 등록까지 가지 못하는 경우가 의외로 많습니다.

먼저 결론부터 말씀드리면, 미국상표출원은 (1) 마드리드와 개별국 중 어느 방식이 우리 상황에 맞는지, (2) 사용근거를 출원 시점에 어떻게 준비할지, (3) 유사상표로 거절이 나왔을 때 어떤 대응 수단이 있는지, 이 세 가지가 등록 여부를 가릅니다.

오늘은 저희가 실제 진행한 화장품 브랜드 두 건과 펫용품 브랜드 한 건의 사례로, 일반 출원 절차 설명을 넘어 진짜 등록을 가르는 지점을 정리해드리겠습니다.

목차

• 미국상표출원 방법, 개별국과 마드리드 어떤 방법을 선택해야 하나요?

• 미국상표출원 등록할 때 사용자료가 꼭 필요한가요?

• 미국상표출원 시 다른 상표랑 유사하다고 거절나오면 어떡해요?

미국상표출원 방법, 개별국과 마드리드 어떤 방법을 선택해야 하나요?

미국 한 국가에 빠르게 등록받는 게 목표라면 개별국 출원, 동시에 3~4개국 이상 묶어서 진행하실 거라면 마드리드 국제상표등록이 유리합니다.

그런데 실무에서 보면 이 선택을 잘못 잡았다가 거절 대응에 발이 묶이는 분이 많습니다.

마드리드는 절차가 간소하고 비용이 절감되는 대신,

• (1) 한국에 출원 또는 등록된 상표가 전제되어야 하고,

• (2) 그 기초 한국 상표가 5년 내 거절되거나 취소되면 미국 출원분까지 같이 영향을 받습니다(센트럴어택).

• (3) 기초출원과 상품 명칭을 일치시켜야 해서 미국 심사관의 상품명칭 거절이 95% 이상 나오고, 그때마다 보정 비용이 듭니다.

반면 개별국 출원은 대리인이 심사관과 비교적 자유롭게 커뮤니케이션할 수 있어, 거절이유가 와도 유연하게 풀어갈 여지가 큽니다.

실제로 저희가 진행한 화장품 브랜드 한 곳은 마드리드 국제등록으로 미국을 지정출원했다가 유사상표 거절을 받았습니다. 마드리드는 기초출원과 상표, 상품, 권리자를 완전히 일치시켜야 하는 구조라 미국에서만 상품을 한정하거나 의견서로 풀어내기에 자유도가 낮았고요.

이 상황에서 상표 자체를 일부 변경해서 등록까지 받을 수 있었죠.

그래서 "어떤 방법을 선택하느냐"보다 더 결정적인 건, 출원 시점에 사용근거와 거절 가능성을 미리 정리해두었는지 여부입니다.

미국상표출원 등록할 때 사용자료가 꼭 필요한가요?

미국은 사용주의 국가라 등록까지 가려면 어느 시점에서든 미국 내에서 상업적으로 사용했다는 증거(Use in Commerce)가 필요합니다.

다만 출원 시점에는 두 가지 선택지가 있는데요. 이미 미국에서 사용 중이면 사용근거를 제출하면서 출원하고, 아직 사용 전이라면 사용의사(Intent-to-Use)로 출원할 수 있습니다.

실무에서 보면 이 선택이 등록까지의 비용과 일정을 좌우합니다.

사용의사로 출원하면 등록결정 시점부터 6개월 이내(연장 가능)에 사용선언서와 사용 증거를 다시 제출해야 등록이 마무리되는데요.

최근 미국특허청은 사용선언서의 증거를 꼼꼼히 들여다보고 있고, 지정상품 전체에 대해 자료를 요구하거나 소명을 요구하는 일이 잦아졌습니다. 반대로 출원 시점에 이미 미국에서 쓰고 있는 상태라면, 출원서에 사용 증거를 함께 제출해두는 것으로 충분합니다. 등록결정 시 별도 사용선언서를 또 내지 않아도 되니, 추가 비용과 거절 가능성이 그만큼 줄어들고요.

저희가 진행한 화장품 브랜드 한 곳은 아마존에 이미 입점해 판매 중이었기에, 아마존 상품 페이지 화면을 사용 증거로 첨부해 출원했고 그대로 등록까지 할 수 있었습니다.

펫용품 브랜드 한 곳도 비슷한 경우였는데요.

어플리케이션이 이미 공개되어 있고 홈페이지도 운영 중이어서 미국 내 사용 중을 사용근거로 출원했고, 등록결정 시 사용선언서를 별도 제출할 필요가 없어 추가 비용이 발생하지 않았죠.

미국 내 사용 자료를 어떻게 정리해 첨부할지는 출원 단계에서 미리 설계해두는 영역이라, 이 부분이 잘 잡혀 있어야 다음 단계인 유사상표 대응에서도 여유가 생깁니다.

미국상표출원 시 다른 상표랑 유사하다고 거절나오면 어떡해요?

거절 통지를 받은 뒤에는 (1) 비유사를 주장하는 의견서 제출, (2) 저촉되는 상품을 삭제하거나 범위를 좁히는 보정, (3) 선등록 상표권자에게 공존동의서를 받아 제출, (4) 상표 자체의 변경 등으로 대응합니다. 다만 거절이 나기 전, 출원 단계에서 선행상표를 미리 검색해 권리범위를 조정해두는 편이 등록 가능성을 훨씬 높입니다.

실무에서 보면 거절 통지를 받고 대응에 들어가는 순간 시간과 비용이 누적되고, 거절이력이 남아 향후 권리행사에서도 약점이 됩니다.

반대로 출원 전에 미리 선행상표를 검토해 권리범위와 상품 지정을 다듬어두면 거절 자체를 피해갈 수 있고, 등록까지의 일정도 짧아집니다.

저희가 진행한 펫용품 브랜드 사례가 여기에 해당합니다.

서울창업센터 관악 특화 멘토링으로 만난 의뢰인 브랜드에 대해 미국 선행상표를 검색한 결과, 수의업 관련 "VET***" 상표가 검색되었습니다.

발음상 유사한 부분이 없지는 않았지만 뜻 차이가 커서 비유사 판단을 받을 가능성이 더 높다고 봤는데요. 그래도 등록 가능성을 더 끌어올리기 위해, 같은 소프트웨어라도 수의업 용도가 아니라 애완동물의 생체정보를 인식해 개체식별을 하는 용도임을 살려,

9류와 42류 모두 상품 설명을 "pet biometric information을 detect, store, retrieve for pet identification purposes"로 좁게 한정해 출원했습니다.

그 결과 거절이유 통지 한 번 없이 바로 등록되었고, 앞서 말씀드린 대로 어플과 홈페이지가 이미 있어 Use in Commerce를 사용근거로 출원한 덕에 등록 시 사용선언서 추가 제출도 필요하지 않았습니다.

같은 유사상표 이슈라도 마드리드로 묶어서 진행한 화장품 사례에서는 상품을 한정하여 등록받고, 출원 전에 미리 유사함을 확인한 펫용품 사례에서는 거절 자체 없이 등록받을 수 있었습니다.

이처럼 어느 시점에 어디서 막히는지를 미리 보고 설계해야 결국 내 브랜드를 지킬 수 있게 되는 것이죠.

지금 이 글을 읽고 계신 분의 상황이 위 세 가지 사례 중 하나에 가까우실 가능성이 큽니다.

아마존에 이미 입점해 미국 사용 자료가 어느 정도 쌓여 있는 경우, 아직 사용 자료가 없어 한국 등록을 기초로 가야 하는 경우, 또는 비슷한 분야에 선행상표가 있어 등록 가능성이 걱정되는 경우. 어느 쪽이든 출원서를 넣기 전에 사용근거와 권리범위 설계를 같이 정리해두는 편이, 거절 통지를 받은 뒤에 풀어가는 것보다 시간과 비용 모두에서 유리합니다.

미국 상표는 출원만 잘 던지면 끝나는 절차가 아닙니다.

등록 후 5~6년차 사용 증명과 9~10년차 갱신 시 사용선언까지 이어지는 긴 호흡의 권리라, 첫 출원 설계가 어긋나면 그 영향이 5년, 10년 뒤까지 따라갑니다.

특히 아마존 브랜드 레지스트리를 준비하고 계신다면, 오늘 말씀드린 내용을 한번 더 읽어보십시오.

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자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 미국 상표 출원에서 등록까지 일반적으로 얼마나 걸리나요?

A. 거절이유가 없을 때 개별국 출원은 약 9개월, 마드리드 국제상표등록은 약 10개월 전후로 등록까지 갑니다. 일반적인 평균은 개별국 1년, 마드리드 1년 3개월 정도이며, 사용근거 준비 상태와 거절 대응에 따라 기간이 크게 달라집니다.

Q. 미국 진출을 하긴 할건데, 아직 사용자료가 없다면 어떻게 해야하나요?

A. 두 가지 선택지가 있습니다. 첫째, 사용의사(Intent-to-Use)로 출원한 뒤 등록결정 후 6개월 이내(연장 가능)에 사용선언서와 증거를 제출하는 방법. 둘째, 한국 상표 등록을 기초로 등록증 사본을 제출하는 방법입니다. 다만 최근 미국특허청이 사용선언서의 증거를 엄격하게 보고 있어 소명·거절 요구가 잦아진 만큼, 어떤 시점에 어떤 방식으로 사용근거를 만들어둘지부터 점검이 필요합니다.

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Q. 아마존 입점할 때 꼭 미국상표권이 있어야 하나요?

A. 단순 셀러로 입점만 한다면 필수는 아니지만, 아마존 브랜드 스토어를 개설하거나 브랜드 레지스트리에 등록하려면 미국 상표가 필요합니다. 입점 후 모방품 대응이나 도용 차단을 위해서도 미국 출원을 먼저 진행해두는 분들이 많습니다.

Q. 마드리드로 출원하면 한국 상표가 흔들릴 때 미국도 같이 위험해진다는데 사실인가요?

A. 사실입니다. 마드리드 국제상표등록은 기초 한국 출원이나 등록이 5년 내 거절되거나 취소되면 종속적으로 영향을 받습니다(센트럴어택). 한국 상표의 안정성이 낮거나 거절 이력이 있다면, 마드리드보다 개별국 출원을 검토하시는 편이 안전합니다.

Q. 미국 선행상표 검색, 셀프로 USPTO 사이트에서 해도 되나요?

A. 검색 자체는 USPTO 사이트에서 누구나 할 수 있지만, 유사 판단의 기준에서 갈리는 경우가 많습니다. 예를 들어 펫용품 브랜드 사례처럼 "발음은 비슷하지만 뜻이 달라 비유사로 풀리는 경우"가 있고, 반대로 발음이 달라도 상품과 업종이 겹쳐 유사로 묶이는 경우도 있습니다. 비전문가가 셀프로 검색해 안심하고 출원했다가 거절을 받는 일이 잦아, 출원 전 검토를 권합니다.