동남아 상표등록, 쇼피 라자다 진출 전 우선순위는?
안녕하세요. 사랑특허 마크와이드 대표 변리사 박소현입니다.
"쇼피랑 라자다는 한 번에 6개국 입점인데, 상표도 마드리드로 묶으면 끝 아닌가요?" 동남아 가시는 대표님들이 자주 던지시는 질문이에요. 그런데 막상 그렇게 진행하셨다가 1~2년 뒤에 권리가 흔들리는 경우를 적잖이 봅니다.
동남아 상표는요, 마드리드로 묶이는 나라와 개별출원만 되는 나라(대만, 홍콩, 마카오)가 일단 따로 놀고요. 등록 후에도 사용선언 같은 유지 의무가 나라마다 달라서, "등록받으면 끝"이 안 되는 곳도 꽤 있죠. 오늘은 저희가 직접 진행한 문구 브랜드 M사(필리핀), 헬스케어 브랜드 G사(태국, 대만) 사례를 놓고 풀어드릴게요.
목차
동남아 상표는 왜 진출 전에 등록해야 하나요?
마드리드 한 건으로 묶을 수 있는 나라는 어디인가요?
대만, 홍콩, 마카오는 왜 따로 출원해야 하나요?
필리핀 마드리드 출원에서 놓치면 안 되는 의무는 뭔가요?
태국은 왜 보정 단계에서 결과가 달라지나요?
6~9개국, 우선순위는 어떻게 정해야 하나요?
동남아 상표는 왜 진출 전에 등록해야 하나요?
진출 시점이 아니라, 입점 시점보다 빠를수록 안전하다고 보시면 됩니다. 동남아 거의 모든 나라가 선출원주의를 쓰고 있어서, "한국에서 먼저 썼다"는 사실 자체로는 현지 권리가 잡히지 않거든요.
실무에서 보면 패턴이 비슷합니다. 쇼피나 라자다에 막 입점하시고 매출이 조금씩 올라오는 그 1~2개월, 이 구간에서 무단선점이 집중적으로 일어나요.
현지 셀러나 브로커가 비슷한 상표를 슬쩍 먼저 출원해버리면, 한국에서 10년을 써왔어도 현지 권리는 그 사람 거예요. 한국지식재산보호원 통계만 봐도 베트남, 인도네시아, 말레이시아에서 한국 브랜드 무단선점 의심 건수가 매년 가파르게 늘고 있고요.
정작 부담되는 비용은 등록비가 아니라 뺏긴 권리를 되찾는 분쟁이고요. 그래서 "그럼 6개국 한 번에 묶으면 되겠네요"가 자연스러운 다음 질문인데, 사실 여기서부터 나라마다 사정이 달라지기 시작해요.
마드리드 한 건으로 묶을 수 있는 나라는 어디인가요?
동남아권에서는 베트남, 태국, 싱가포르, 필리핀, 말레이시아, 인도네시아, 라오스, 브루나이, 캄보디아까지 9개국이 마드리드 의정서 가입국입니다. 한국 기초출원(또는 등록)을 토대로 국제출원 한 건만 내시면 이 나라들을 한꺼번에 지정하실 수 있어요.
장점은 분명하죠. 출원서 한 부, 한국어로 진행, 갱신이나 명의변경도 WIPO 한 곳에서 일괄 처리됩니다. 비용도 9개국을 따로 가는 것보다 줄어들고요. 저희가 진행한 문구 브랜드 M사 건도 마드리드 한 번으로 필리핀까지 잡아드렸고, 지금도 M사 브랜드가 필리핀 쇼피에서 그대로 판매되고 있어요.
다만 동남아 전부가 마드리드로 잡히는 건 아니고, 묶더라도 가입국 안에서 추가로 챙겨야 할 의무가 또 따로 있습니다. 그래서 핵심은 다음 두 섹션이에요.
대만, 홍콩, 마카오는 왜 따로 출원해야 하나요?
이 세 곳은 마드리드 의정서 미가입국이에요.
그러니까 마드리드 출원서에 지정 자체가 안 되고, 각 국가에 따로 개별출원으로 들어가는 방법밖에 없습니다. 특히 홍콩은 일국양제 원칙 아래 중국 본토와 완전히 다른 IP 영토라서, 중국상표를 가지고 계셔도 홍콩에는 권리가 미치지 않습니다.
실무에서 자주 빠지시는 부분이 바로 여기예요.
"동남아 한 번에 묶었습니다"라고 안심하셨는데, 정작 대만이 빠져 있는 걸 나중에 발견하시는 거죠. 그 사이 대만 현지에서 누군가 비슷한 상표를 먼저 출원해버리면, 한국 권리도 마드리드 라인도 아무 도움이 안 되거든요.
저희가 진행한 G사 대만 건이 그 경우였어요. 출원 들어가니까 유사 선등록상표가 있다는 거절이유가 떴는데요.
같은 류에 비슷한 표장이 이미 등록되어 있던 상황이라, 거절이유 통지서를 한 줄씩 뜯어보면서 지정상품 범위를 조정하고 표장의 식별력 차이를 입증하는 의견서를 짜서 제출했고요. 결국 등록까지 받아냈습니다.
한 가지 더 짚어드리면, 대만은 한국과 달리 등록 결정 후 설정등록 공고 시점에 3개월 이의신청 기간이 따로 돌아갑니다. 그래서 한국 감각으로만 보시다가 이의 대응 시점을 놓치시는 경우도 종종 있어요. 의견서 한 번 어떻게 쓰느냐, 이의 대응 시점을 챙기느냐에 따라 등록될지 말지가 결정되는 단계라, 셀프나 경험 적은 대리인은 권하지 않습니다.
필리핀 마드리드 출원에서 놓치면 안 되는 의무는 뭔가요?
필리핀은 마드리드 가입국인데도, 등록 후 3년차와 5년차에 사용선언서(사용증거 포함)를 제출해야 등록이 유지되는 사용주의 의무가 따로 붙어 있어요.
미국과 비슷한 구조라고 보시면 됩니다.
참고로 필리핀은 출원공고일로부터 30일 이내에 이의신청이 가능한데, 이 기간이 한국(2개월)이나 베트남(5개월)보다 훨씬 짧아서 모방상표가 공고된 경우 빠르게 대응하셔야 해요.
이게 왜 까다롭냐면, 출원해서 등록받았으니 다 끝났다고 안심하시거든요. 그러다 3년이 지나는 시점에 사용선언을 깜빡하시는 분들이 꽤 많아요. 그 한 번을 놓치시면 등록이 자동 소멸돼버리고요.
앞서 말씀드린 M사 건도 등록 3년차에 맞춰 공증을 받은 사용선언서를 제때 제출드렸고, 필리핀 특허청에서 정식 수리되면서 권리가 그대로 살아 있습니다.
한 가지 더 짚어드릴 게 있는데요.
마드리드는 한국 기초상표에 5년간 종속되는 구조라서, 한국에서 기초상표가 거절, 취소, 소멸되면 필리핀을 포함한 마드리드 지정국 권리도 같이 흔들릴 수 있어요(국제등록 종속성). 그러니까 마드리드 라인이 안전하려면, 한국 상표 관리부터 같이 점검하셔야 합니다.
태국은 왜 보정 단계에서 결과가 달라지나요?
태국은 분명 마드리드 가입국인데, 실제 들어가보시면 보정 요구나 디스클레임 요구가 자주 떨어져요.
식별력 판단 기준과 지정상품 표기 방식이 한국이나 국제 분류 표준이랑 미묘하게 다른 부분이 있어서요. 게다가 태국을 지정해서 마드리드로 진행하시면 출원부터 등록까지 약 2년이 걸리고, 등록 결정 통지서 자체가 안 오는 경우도 있어요. 바이어가 등록증을 요구하실 때 곤란해질 수 있는 부분이고요.
저희가 맡았던 G사 태국 건도 보정과 디스클레임 절차를 한 번 거치고 나서야 등록이 마무리됐어요.
출원서만 던지는 게 아니라, 태국 심사관행에 맞춰서 어떤 단어를 디스클레임으로 빼고 어떤 지정상품 표현으로 바꿀지를 미리 짜는 단계, 거기서 등록되느냐 아니냐가 결정돼요.
그래서 태국이 핵심 시장이시거나 등록증이 바로 필요하시다면, 마드리드보다 개별출원으로 가시는 편이 안전할 수 있어요. 가입국 안에서도 태국 같은 곳은 보정 대응이 따로 필요하다는 점을 미리 알고 일정과 비용을 잡으셔야 합니다.
6~9개국, 우선순위는 어떻게 정해야 하나요?
매출이 이미 발생 중인 국가, 12개월 안에 입점 예정인 국가, 모방이나 무단선점 위험이 큰 국가, 이 순서로 잡으시면 권리가 흔들릴 일이 적습니다.
쇼피와 라자다는 6개국 동시 노출이 기본이라, "그럼 다 등록해야 하나"라고 부담스러우신 거 잘 압니다.
그런데 모든 나라를 같은 우선순위로 잡으시면 비용도 비용이지만 관리도 흔들려요. 일단 1~2개월 매출 데이터만 봐도 어느 국가에서 실제 거래가 일어나는지 보이거든요.
거기를 1순위로 두고, 마드리드 가입국은 한 건으로 묶고, 대만이나 홍콩, 마카오는 매출이 보이는 시점에 개별출원으로 붙이시는 편이 비용이나 관리 면에서 합리적이에요.
비용이 더 들더라도 이거 하나는 꼭 챙기세요.
한국 출원일로부터 6개월 안에 조약우선권을 주장해서 해외에 출원하는 거예요. 그 안에 출원하시면 한국 출원일을 기준으로 권리가 인정되니까, 그 사이에 무단선점 출원이 끼어들어도 우선권으로 막을 수 있고요. 6개월이 지나면 이 권리를 더는 주장하실 수 없습니다.
M사 대표님이 그날 "마드리드만 했으면 됐겠지" 하고 필리핀 사용선언을 넘어가셨다면, 지금 필리핀 쇼피의 그 매장 권리는 다른 사람 손에 있었을 거예요.
G사도 대만 거절이유 통지서를 받고 "안 되나 보다" 하고 접으셨다면, 대만 시장은 그 시점에 막혔을 거고요.
동남아 상표등록의 승패는 "마드리드 한 번에"가 아니라, 마드리드 가입 여부, 필리핀 사용선언 같은 유지 의무, 개별출원 거절이유 대응, 한국 기초상표 관리, 그리고 6개월 우선권. 이 다섯 가지를 챙겼느냐 안 챙겼느냐에서 결과가 달라져요.
어디에 어떤 순서로, 마드리드와 개별출원을 어떻게 섞을지 한 번만 정리해두시면 진출 후에 권리가 흔들리지 않는다는 것을 기억해주세요.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 쇼피와 라자다 6개국 동시 입점인데, 상표도 6개국 동시에 등록해야 하나요?
A. 동시에 다 가실 필요는 없습니다. 매출이 보이는 국가와 12개월 안에 입점 예정인 국가만 1순위로 잡으시고, 나머지는 단계적으로 붙이시는 편이 비용과 관리 측면에서 효율적이에요. 다만 한국 출원일 기준 6개월 우선권은 그 안에 활용하셔야 합니다.
Q. 마드리드 한 건이면 동남아 전체가 다 커버되나요?
A. 아닙니다. 대만, 홍콩, 마카오는 마드리드 의정서 미가입국이라 개별출원으로만 등록이 됩니다. 동남아 진출 계획에 이 세 곳이 들어가 있다면 마드리드와 별개로 출원 일정을 잡으셔야 해요.
Q. 필리핀은 등록만 받으면 끝인가요?
A. 아니에요. 등록 후 3년차와 5년차에 사용선언서를 제출하셔야 등록이 유지됩니다. 그 시점을 놓치시면 권리가 자동 소멸되니까 캘린더 관리가 필수예요.
Q. 대만에서 거절이유가 떴는데 포기해야 하나요?
A. 포기 마세요. 유사 선등록상표 거절이유는 지정상품 범위를 조정하고 식별력 차이를 짚는 의견서로 극복할 수 있습니다. 저희도 G사 건을 그 방식으로 등록까지 받았고요. 다만 의견서 한 번에 결과가 달라지니까 셀프 진행은 권하지 않습니다.
Q. 한국 상표가 거절되거나 소멸되면 마드리드 출원도 같이 사라지나요?
A. 5년 안에 한국 기초상표가 거절, 취소, 소멸되면 마드리드 지정국 권리도 영향을 받습니다(국제등록 종속성). 그래서 마드리드를 쓰실 때는 한국 상표 관리를 같이 점검받으시는 게 안전해요.
Q. 셀프로 마드리드 출원 가능한가요?
A. 가능은 합니다. 다만 지정상품 표기, 우선권 주장, 가입국별 추가 의무(필리핀 사용선언, 태국 디스클레임 등) 같은 부분에서 실수가 나오면 등록 후에 권리가 흔들려요. 본인 케이스가 마드리드와 개별출원 중 어느 쪽이 유리한지부터 [무료상담]으로 점검받으시는 걸 권합니다.
지금 쇼피나 라자다 입점을 준비하시면서 어느 나라부터 어떻게 잡아야 할지 망설이고 계시다면, 한국 출원일이 살아 있는 동안 6개월 우선권을 최대한 쓰시는 편이 손해가 적습니다. 브랜드 상황과 매출 데이터를 같이 놓고 보면, 어느 나라를 마드리드로 묶고 어디는 개별출원으로 따로 갈지 정리가 됩니다.
내 브랜드 케이스에서 어느 조합이 합리적인지부터 부담 없이 확인해보세요.
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지금까지 사랑특허 마크와이드 대표 변리사 박소현이었습니다.