멕시코상표 출원 전 필수로 알아야 할 3가지
멕시코상표 출원 전 필수로 알아야 할 3가지 |
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멕시코는 중남미 최대의 스페인어권 국가이자 북미자유무역협정(NAFTA)의 주요 회원국으로서, 전 세계 기업들에게 전략적으로 중요한 시장입니다.
특히 미국과의 국경을 맞대고 있어 북미 시장 진출의 교두보 역할을 하며, 자동차, 전자, 제조업 분야에서 활발한 투자가 이루어지는 국가입니다.
최근 K-POP과 K-드라마 등 K-콘텐츠의 인기가 높아지면서 한국 브랜드에 대한 관심도 뜨거운데요. 이를 기반으로 한국 기업들은 제조업 분야에서 멕시코에 활발하게 투자하며 생산 거점을 구축하고 있습니다.
저희 사랑특허의 2024년 상표출원 통계에 따르면 멕시코는 상표출원 국가 중 18위를 차지할 정도로 많은 기업들이 관심을 보이고 있습니다.
이와 관련해 오늘 글에서는 멕시코 상표출원 등록부터 유의사항까지. 사랑특허와 함께하고 계신 기업의 멕시코 상표등록을 함께하며 축적한 경험을 바탕으로 필수로 알아야 할 3가지를 말씀드리겠습니다.
멕시코 상표출원 방법 (마드리드 vs 개별국)
멕시코에서 상표를 등록하는 방법은 크게 두 가지로 나뉩니다. 하나는 개별 출원이고, 다른 하나는 마드리드 시스템을 통해 국제출원하는 방법입니다.
| 마드리드 상표등록 (멕시코 지정) | 멕시코 직접 개별국 상표출원 |
특징 | 115개 국가에 한 번에 출원 가능 | 멕시코에 직접 상표출원 |
장점 | ① 절차 간소화 ② 비용 절감 ③ 상표권 관리의 일원화 ④ 사후관리의 편의성(지정국 추가 가능) | ① 멕시코 상표법에 맞는 정교한 상품 명칭 지정 가능 ② 국내 상표 미출원도 가능 ③ 1개국 진행시 마드리드보다 저렴 ④ 심사관의 거절 이유에 유연하고 신속한 대응 가능 |
단점 | ① 국내 출원 또는 등록 상표 필수 ② 센트럴어택 ③ 미가입국가 개별 출원 진행 | ① 각 국가별 출원서 작성 ② 국가별 해외 대리인 선임 ③ 비용 부담 등등 |
전문가 추천 | 동시에 3~4개국 이상 출원하며 비용효율성과 관리 편의성이 최우선인 경우 | 멕시코가 핵심 타깃 시장인 경우, 빠른 등록이 필요한 경우 |
멕시코 개별출원 시 출원부터 공고까지 약 5개월이 소요되며, 마드리드 국제상표등록 시스템으로 출원시 출원부터 등록까지 18개월~22개월정도 소요됩니다.
만약 멕시코에서 빠르게 확실한 등록이 필요하다면 국제등록보다는 개별출원으로 진행하는 것이 무조건 좋습니다.
멕시코 상표등록출원 절차
출원 → 방식 심사 → 실체 심사 → 등록 결정 |
① 출원: 상표 등록을 원하는 브랜드의 상표명, 로고, 지정 상품/서비스 목록 등을 포함한 출원 서류를 멕시코 산업재산권청(IMPI)에 제출합니다.
② 방식 심사: 제출된 출원 서류가 형식적인 요건(예: 필수 서류 구비 여부, 수수료 납부 여부 등)을 충족하는지 심사합니다.
③ 실체 심사: 상표의 식별력 유무, 선행 상표와의 유사성 여부, 공익 저촉 여부 등 멕시코 상표법에 따른 실질적인 등록 요건을 심사합니다.
④ 등록 결정: 실체 심사를 통과하면 상표 등록이 결정됩니다.
멕시코 상표권의 존속기간은 등록일로부터 10년이며, 10년 단위로 갱신이 가능합니다.
멕시코 상표등록 과정 중 특이사항
1. 사용주의 국가: 3년차 및 갱신 시 사용선언서 제출 의무
멕시코는 사용 주의를 채택하고 있어, 상표 등록 및 유지를 위해 실제 사용을 증명해야 합니다.
등록 후 3년 이내에 상표를 사용하고 있다는 사용선언서(Declaration of Use)를 제출해야 하며, 갱신 시에도 사용선언서를 제출해야 합니다.
만약 지정된 기간 내에 사용선언서를 제출하지 않으면 상표권이 취소될 수 있으므로 주의해야 합니다.
① 등록일로부터 3년 3개월 이내 제출
하루라도 놓치면 멕시코 특허청은 어떤 통지도 없이 직권으로 상표권을 소멸시킵니다. 다시 살릴 수 없으므로 잘 챙겨야합니다. 특히, 국제등록으로 멕시코를 지정하여 상표등록을 확보한 경우, 국제사무국은 개별 지정국에서의 사용선언에 대해서는 아무런 통지도 해주지 않으므로, 반드시 따로 3년 3개월을 챙겨야합니다.
② 사용 중인 모든 상품에 대해 사용선언해야합니다.
사용선언은 '선언'이므로 단순히 사용하고 있다는 증거제출과 다릅니다. 멕시코에서 이런이런 상품에 상표를 실제로 사용하고 있으므로 등록을 유지하겠다는 취지의 선언이며, 선언서에 기재하지 않은 상품은 삭제됩니다.
예를 들어, 등록시 '립스틱, 스킨로션, 마스크팩'을 지정했는데, 실제로는 '립스틱'만 판매하여 사용 선언서에 '립스틱'만 기재했다면, '스킨로션'과 '마스크팩'에 대한 권리는 그 즉시 영구적으로 삭제됩니다.
만약 아직 멕시코에서 사용을 개시하지는 못했지만 조만간 사용할 가능성이 있다면 어떻게 권리를 유지할지 미리 사전에 준비해야합니다. 급하게라도 제품을 수출할 수도 있고, 신규출원을 하나 더 해서 권리를 유지해볼 수도 있겠지요. 중요한 것은 '미리미리' 준비해야한다는 것입니다.
③ 그렇다고 모든 상품에 대해 사용증거를 제출할 필요는 없습니다.
미국과 달리 사용 선언서를 제출할 때, 사용 증거(인보이스, 광고물 등)를 첨부할 의무는 없습니다. 단순히 "사용하고 있다"고 선언만 하면 됩니다.
하지만 만약 실제로 사용하지 않았는데 거짓으로 선언했다가, 나중에 제3자로부터 '불사용 취소심판'이 제기되면 상황이 심각해집니다. 이때 실제 사용 사실을 입증하지 못하면 권리가 취소되는 것은 물론, 고의적인 허위 신고로 인한 불이익을 받을 수도 있습니다.
④ 10년 갱신시에도 사용선언을 해야 합니다.
마찬가지로 갱신 시점에 사용선언서를 제출하면서 실제 사용하는 상품을 기재하며, 기재하지 않은 상품은 삭제됩니다. 증거 제출까지 요하지 않으나, 실제 분쟁 발생시 거짓 선언은 큰 문제가 될 수 있으므로 (등록 전체 직권 취소 등) 사용하지 않을 상품은 그때그때 정리해두는 편이 낫습니다.
2. 선행 상표 거절 시 동의서/공존 계약서 활용 가능
멕시코 상표출원 과정 중 선행 상표가 있다는 이유로 거절이유 통지를 받았다면, 선행상표권자로부터 동의서나 공존 계약서를 받아 제출하면, 심사관이 긍정적으로 받아들여 등록을 허용해 주는 경우가 많습니다.
3. 엄격한 상품/서비스 명칭 심사
멕시코 특허청(IMPI)은 출원서에 기재된 상품 및 서비스 명칭을 엄격하게 심사합니다. 너무 포괄적이거나 광범위한 표현은 거절될 가능성이 높습니다.
따라서, 출원 단계부터 시간 낭비를 막기 위해, 멕시코 특허청이 사용하는 온라인 상품 분류 시스템을 참고해서 사전에 승인된 용어를 위주로 명확한 지정상품을 작성하는 것이 좋습니다.
여기까지 멕시코상표 등록 확보를 위해 알아야 할 정보 세 가지를 말씀드렸는데요.
한국과 비슷해 보이지만, 멕시코 상표법에 맞춰 철저한 법적 준비가 필요합니다.
멕시코 진출&수출로 멕시코 상표등록에 대해 더 궁금하신 사항이 있으시다면 언제든 편하게 문의주십시오.
멕시코 외 진출하는 국가가 있다면 <국가별 상표 백과사전>에서 확인하시길 바랍니다.
[국가별 상표 백과사전] 몰랐다고 하기엔 너무 위험하니까요
감사합니다.