국제상표등록 사후지정, 국가를 추가로 추가하려면? 실무 가이드

국제상표등록 후 국가를 추가하고 싶다면? 사후지정 제도의 개념부터 MM4 서식 작성법, 비용, 불가능한 경우까지 실무 기준으로 정리했습니다. 개별국 출원과의 차이도 확인하세요.
국제상표등록 사후지정, 국가를 추가로 추가하려면? 실무 가이드

나중에 국가를 더 추가할 수 있나요?

국제상표등록 사후지정

처음 국제출원을 할 때 비용이나 시장 우선순위를 고려해서 일부 국가만 지정하는 경우가 많습니다. 그런데 사업이 확장되거나, 예상치 못한 시장이 열리거나, 특정 국가에서 보호가 필요해지는 상황이 생기죠. 뒤늦게 "그 나라도 신청해 둘걸" 하고 아쉬움이 드셨다면, 새로 출원을 처음부터 다시 해야 하는 건지 막막하셨을 겁니다.

그 답답함이 어느 정도인지 압니다.

검색해 봐도 마드리드 전체 개요만 나오고, 정작 지금 내 상황에 맞는 답은 잘 보이지 않죠.

이 글은 그 상황을 위해 마련된 제도인 '사후지정'이 무엇인지, 실제로 어떻게 신청하는지, 그리고 놓치기 쉬운 비용과 주의 사항을 실무 기준으로 정리했습니다.

국제상표 사후지정이란 무엇이고, 어떤 상황에서 필요한가요?

사후지정이란, 이미 완료된 마드리드 국제상표등록에 새로운 국가를 추가로 지정하여 상표 보호 범위를 확장하는 제도입니다. 새로운 국제출원 없이 기존 등록번호를 기반으로 진행할 수 있다는 점이 핵심이죠.

국제출원을 처음 할 때 모든 나라를 지정하는 경우는 드뭅니다. 아무래도 초기 진출 시 비용 때문에 핵심 시장 몇 곳만 지정하고, 나중에 사업이 커지면 추가하자는 전략을 진행합니다.

사후지정은 바로 이 상황을 위해 존재합니다.

사후지정이 필요한 주요 상황은 크게 네 가지입니다.

① 미지정 국가 추가: 처음 출원 시 지정하지 않았던 국가에 보호를 확장하는 경우

② 거절·무효·포기 후 재지정: 특정 국가에서 거절 또는 권리자 포기가 있었으나 그 사유가 해소된 경우

③ 신규 가입국 지정: 처음 출원 당시 마드리드 의정서에 가입하지 않았다가 이후 가입한 국가

④ 일부 상품·서비스 추가: 특정 국가에서 상품 일부만 거절된 후, 나머지 항목에 대해 다시 지정하는 경우

이처럼, 사후지정은 기존 국제상표등록을 유지한 채로 보호 범위를 추가, 확장하는 가장 효율적인 수단이기도 합니다.

그런데 항상 정답은 아닙니다. 상황에 따라 개별국 출원이 더 유리한 경우도 있기 때문입니다.

사후지정과 개별국 출원, 어떤 차이가 있고 어느 쪽이 유리한가요?

사후지정은 장기적 유지 비용과 관리 효율이 유리하고, 개별국 출원은 즉시 현지 출원 정보 확보와 유효기간 독립성이 장점입니다.

어느 쪽이 맞는지는 수출 일정, 현재 국제상표등록 만료까지 남은 기간, 지정 국가의 서류 요건에 따라 달라집니다.

구분

사후지정

개별국 출원

장점

  • 기존 국제상표 갱신 시 일괄 처리

  • 장기적 유지 비용 적음

  • 다수 국가 동시 지정 가능

  • 당장 현지 출원번호 확보 가능

  • 원하는 국가만 단독 지정 가능

  • 국내 상표 없어도 진행 가능

단점

  • 절차상 다소 느림

  • 기존 국제등록 만료일까지만 유효

  • 등록 시기에 따라 유효기간 결정

  • 갱신 비용 별도 발생

  • 국가별 해외 대리인 선임 필요

  • 국가에 따라 위임장 공증, 대사관 인증 필요

특히 "절차상 다소 느림"이라는 사후지정의 단점은 상황에 따라 크게 달라집니다.

수출 일정이 촉박한데 지정하려는 국가가 위임장 공증과 대사관 인증을 요구하는 나라라면, 개별국 출원이 오히려 더 느리고 비용도 더 나오는 경우가 있습니다. 공증 절차만 해도 2주 이상 걸리는 국가가 있기 때문입니다.

반대로 국제등록 만료가 얼마 남지 않은 상황이라면, 사후지정으로 진행해도 실질적인 보호기간이 짧아지기 때문에 개별국 출원 후 독립적인 10년 권리를 확보하는 쪽이 더 나을 수 있습니다.

사후지정 신청 절차와 MM4 서식에서 꼭 확인해야 할 것은 무엇인가요?

사후지정 신청서(MM4)는 WIPO 국제사무국에 직접 제출하거나, 한국 특허청(지식재산처)을 경유하여 제출하는 두 가지 방법 중 선택할 수 있습니다.

한국 특허청을 경유하는 경우, 필요한 서류는 다음과 같습니다.

국제출원서등 제출 시 (상표법 시행규칙 별지 제35호서식)

② MM4(E) 사후지정신청서 (상표법 시행규칙 별지 제36호 서식)

③ 미국 지정 시 추가: MM18(E) 사용의사 선언서 필수 첨부

④ 대리인 신청 시: 마드리드용 포괄위임장 또는 개별 위임장

MM4 서식을 실제로 작성할 때 반드시 기재해야 하는 핵심 항목은 네 가지입니다.

  • 국제등록번호: 기존 마드리드 국제등록의 고유 번호

  • 권리자 정보: 현재 국제등록 명의인의 성명/주소

  • 지정 체약 당사자: 이번에 새로 추가할 국가 코드

  • 상품/서비스 목록: 사후지정할 상품/서비스의 구체적 내용 (기존 등록 범위 내)

추가로 "사후지정일"도 중요합니다.

사후지정의 보호기간은 신청 시점부터 새로 10년이 시작되는 것이 아니라, 원래 국제등록의 만료일까지만 유효하기 때문입니다. 예를 들어 국제등록 만료가 1년 남은 시점에 사후지정을 신청하면, 실질적 보호기간은 1년에 불과하죠.

이 부분을 확인하지 않고 신청했다가 예상보다 빨리 갱신 비용이 발생하는 상황이 실무에서 적지 않습니다. 이 때문에, 갱신 시기와 사후지정 신청 시기를 반드시 함께 검토하는 것도 중요합니다.

실제로 사후지정을 했을 때 어떻게 작동하는지, 9개국을 한 번에 출원하고 향후 118개국 사후지정까지 계획한 2차 전지 회사의 사례에서도 확인하실 수 있습니다.

[마크와이드] 비용절감을 원하는 대표의 국제상표출원 사례와 마드리드 장단점 비교

어떤 경우에 사후지정이 불가능한가요?

사후지정이 불가능한 경우도 있습니다.

국제등록 자체가 소멸한 경우

전체 상품·서비스가 취소되어 국제등록이 없어진 상태라면 사후지정 신청 불가

일부 취소된 상품

이미 취소된 상품에 대해 사후지정으로 복원하는 것은 불가

③ 국가별 날짜 제한

브라질, 인도, 필리핀 등 일부 국가는 자국의 마드리드 가입일 이전에 이루어진 국제등록에 대한 사후지정을 받지 않음.

마드리드 시스템에서 국제등록은 국제등록일로부터 5년간 기초출원 기초등록에 종속되지만, 사후지정에 대해 별의 종속기간이 새로 시작되지는 않습니다.

따라서 국제등록일로부터 5년이 지난 뒤에는 기초권리가 소멸하더라도, 그 전에 이루어진 사후지정을 포함하여 국제등록 전체가 기초권리로부터 독립하여 효력이 유지됩니다.

반대로 5년 이내에 기초권리가 소멸하면, 사후지정 국가를 포함한 모든 지정국에서 국제등록이 함께 취소될 수 있으므로 유의해야 합니다.


수출 임박 상황에서 위임장 공증 없이 당일 출원을 처리하고, 수출바우처까지 연결한 실제 사례를 정리해 둔 글이 있습니다. 사후지정과 개별국 출원 중 어느 쪽을 왜 선택했는지, 그 판단 과정까지 담겨 있습니다.

수출 임박 상황, 사후지정으로 북마케도니아 상표출원을 선택한 이유

현재 국제등록이 있고 신규 국가 추가를 검토 중이신 분, 또는 수출 일정에 맞춰 빠르게 진행이 필요하신 분이라면 부담 없이 문의 주십시오. 상황을 들어보고 어떤 방향이 맞을지 안내드리겠습니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

- 대표 변리사 박소현이 궁금하시다면 -

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박소현 대표변리사 드림


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