마드리드 상표출원, 우리 브랜드에 맞는 방법일까?
해외 진출을 앞두고 상표 등록을 검토하다 보면 어느 순간 이 단어를 마주하게 됩니다. 마드리드 국제상표등록. "1개 출원서로 여러 나라에 한 번에"라는 설명이 매력적으로 들리는 건 당연합니다. 실제로 3개국 이상 진출을 계획 중이라면 절차와 비용 면에서 효율이 높은 제도인 것도 맞습니다.
다만 20년간 해외상표를 전문으로 해온 변리사 입장에서 드리고 싶은 말이 있습니다. 마드리드가 우리 브랜드에 맞는지는 장점을 확인하기 전에, 우리 상황이 이 제도의 전제 조건을 충족하는지부터 따져봐야 한다는 것입니다.
이 글은 마드리드 제도의 장점과 함께, 실무에서 실제로 문제가 되는 두 가지 리스크와 그 해결방법을 정리한 셀프 진단 가이드입니다.
마드리드 국제상표등록, 왜 선택해야 할까?
마드리드 시스템의 핵심은 단순합니다. 국내 특허청에 출원하거나 등록한 상표를 기초로, 세계지식재산기구(WIPO)를 통해 원하는 국가들에 한 번에 출원 효과를 발생시키는 것입니다.
주요 장점을 정리하면 다음과 같습니다.
절차 간소화: 국가별로 언어와 서류를 따로 준비하지 않아도 됩니다. 하나의 출원서로 지정국 전체에 출원이 가능합니다.
비용 절감: 개별국 출원은 국가마다 현지 대리인 수임료, 번역료, 서식 비용이 별도로 발생합니다. 마드리드는 기본수수료와 국가별 수수료 체계로 운영되어 3개국 이상부터는 확실히 절감됩니다.
통합 관리: 등록 이후 명의변경, 주소변경, 갱신 등을 WIPO를 통해 일괄 처리할 수 있습니다. 사후지정 절차를 통해 나중에 진출하는 국가를 추가하는 것도 가능합니다.
권리취득 시기의 명확성: 지정국 관청은 원칙적으로 통지를 받은 날로부터 1년 6개월 이내에 거절 여부를 통보해야 합니다. 그 기간 내 통지가 없으면 등록된 것과 동일한 보호를 받습니다.
이런 이유로 미국, 유럽, 일본, 중국 등 주요 국가를 동시에 지정하는 경우 마드리드는 합리적인 선택지가 됩니다.
마드리드를 선택하기 전 반드시 확인할 두 가지
① 실효성 문제 - 가입국이라고 효력이 보장되지는 않습니다.
마드리드 조약 가입국에 출원하면 당연히 효력이 발생할 것이라 생각하기 쉽습니다. 하지만 현실은 다릅니다. 조약에 가입했더라도 실제 운영이 제대로 되지 않는 국가들이 있습니다.
대표적인 국가는 아래와 같습니다.
브라질: 특허청에서 어떤 심사 통지도 해주지 않아, 등록됐는지 거절됐는지조차 확인이 어렵습니다.
베트남: 등록까지 지나치게 오랜 시간이 소요됩니다.
태국: 등록 완료 통지가 오지 않습니다.
이란: 실제 효력이 없어 별도의 효력화 절차가 필요합니다.
중국: 거절불복심판이 필요한 경우 심결 통지를 해주지 않아 별도로 확인해야 합니다.
아프리카, 중동, 남미 국가들도 별도 주의가 필요합니다.
진출 예정 국가가 이 리스트에 포함된다면 마드리드로 진행해도 상표권 행사 자체가 어려울 수 있습니다. 이 경우 해당 국가만큼은 개별국 출원을 병행하거나 단독으로 진행하는 것이 맞습니다.
② 센트럴어택 리스크 - 국내 상표가 흔들리면 해외 전체가 무너지게 됩니다.
마드리드 시스템은 국내 기초 출원(또는 등록)을 뿌리로 삼아 해외로 뻗어나가는 구조입니다. 문제는 이 뿌리가 흔들렸을 때 발생합니다.
국내 상표가 이의신청, 무효심판 등 어떤 이유로든 최종 거절되거나 취소되면, 그것을 기초로 등록된 모든 지정국의 상표가 함께 소멸합니다. 이것이 센트럴어택입니다.
실제 사례가 있습니다. 동남아와 중동에서 좋은 반응을 얻은 메이크업 브랜드가 바이어와의 계약이 급해 국내 출원과 동시에 마드리드 출원을 진행했습니다. 당시 국내 상표는 식별력이 약해 등록 가능성이 불투명한 상태였습니다. 2년 뒤, 국내 기초 출원이 최종 거절되면서 일부 국가에서 등록까지 완료됐던 해외 상표권이 모두 소멸 위기에 처했습니다.
이후 이미 등록된 국가들에 대해서는 국내등록전환(Transformation) 절차를 통해 상표권을 살릴 수 있었지만, 이는 처음부터 개별국으로 출원하는 것보다 비용이 훨씬 더 들었습니다. 마드리드의 비용 절감 효과는 완전히 사라지고, 오히려 더 큰 손해를 본 셈이 됐습니다.
센트럴어택 리스크를 줄이는 방법
가장 안전한 방법은 국내 상표가 출원공고 결정 이후 또는 등록 완료된 상태에서 마드리드 출원을 진행하는 것입니다. 출원공고 결정은 심사를 통과했다는 의미로, 이 시점 이후부터는 취소 가능성이 현저히 낮아집니다.
국내 상표와 해외 출원을 동시에 진행해야 하는 상황이라면 두 가지 제도를 활용할 수 있습니다.
국내: 우선심사 신청
통상 1년~1년 6개월 걸리는 심사를 약 3개월로 앞당기는 절차입니다. 우선심사를 통해 출원공고 결정을 빠르게 받아두면, 마드리드 출원의 전제 조건을 충족하는 시점을 크게 앞당길 수 있습니다.
해외: 우선권주장 활용
마드리드 출원 시 국내 출원일로 소급하여 우선권을 주장하는 절차입니다. 국내 출원일을 기준으로 해외 출원 효과를 발생시킬 수 있어, 선점 리스크를 줄이는 데 도움이 됩니다.
다만 이 두 가지 방법도 센트럴어택 리스크를 완전히 제거하지는 못합니다. 출원공고 이후에도, 등록 이후에도 상표는 분쟁을 통해 취소되거나 무효가 될 수 있기 때문입니다. 진출 국가 중 핵심 시장이라면 마드리드와 별도로 개별국 출원을 병행해 두는 것이 가장 안전합니다.
우리 브랜드, 마드리드가 맞는지 확인하는 기준
아래 질문에 대한 답을 먼저 확인해 보십시오.
국내 상표가 출원공고 결정 이상의 상태인가?
진출 예정 국가가 마드리드 효력이 제대로 작동하는 국가인가?
3개국 이상 동시에 진출할 계획인가?
상표와 지정상품을 국가별로 다르게 구성할 필요가 없는가?
네 가지 질문에 모두 해당한다면 마드리드가 효율적인 선택입니다. 하나라도 확인이 안 된다면, 마드리드와 개별국 출원을 조합하는 전략이 필요합니다.
마드리드 제도의 장점은 분명합니다. 하지만 그 장점이 우리 브랜드에서도 그대로 작동하는지는 상황에 따라 다릅니다. 진출 국가, 국내 상표의 안정성, 상표의 식별력 등을 종합적으로 검토한 후 결정하는 것이 맞습니다.
어떤 방법이 우리 상황에 맞는지 무료로 검토 진행해드리고 있으니, 편하게 문의주십시오.
감사합니다.