일본상표출원, 마드리드 방식이라면 센트럴어택 꼭 확인하세요

"마드리드 시스템으로 하면 한 번에 여러 나라를 커버할 수 있다."

이 말, 일본상표출원을 준비하면서 한 번쯤 들어보셨지 않으셨나요? 비용도 아끼고 절차도 간단하다고 하니, 막상 해외 시장을 두드리려는 분이라면 당연히 마음이 쏠릴 겁니다.

물론 이 말이 틀린 것은 아닙니다. 마드리드 시스템은 분명 훌륭한 제도거든요. 여러 나라에 동시에 브랜드를 보호할 수 있는 국제 시스템이니까요. 

그런데 이 편리함 뒤에 '센트럴어택'이라는 함정이 있다는 사실은 아직 모르시는 분이 많습니다. 특히 국내 상표와 마드리드 출원을 동시에 진행할 때, 이 리스크는 예상보다 훨씬 현실적인 문제가 됩니다.

이 글에는 일본 출원 방법 비교, 센트럴어택의 구조와 실제 피해 사례, 그리고 리스크를 줄이는 방법에 대해서 말씀드리고자 합니다. 

목차

1. 일본상표출원 방법에는 어떤 게 있나요?

2. 센트럴어택이란 정확히 어떤 상황을 말하나요?

3. 센트럴어택 리스크는 어떻게 예방하나요?

일본상표출원 방법에는 어떤 게 있나요? 

일본상표출원 방법은 크게 마드리드 시스템(국제출원)과 개별국 직접출원 두 가지입니다.

목적 국가 수와 브랜드의 등록 안정성에 따라 선택 기준이 달라집니다. 마드리드 시스템은 한국 특허청에 국제출원을 신청하고 일본을 포함한 원하는 국가를 지정하는 방식입니다.

하나의 출원서로 최대 130개국까지 동시에 진행할 수 있어, 3개국 이상 출원이 필요할 때 비용과 시간을 크게 아끼 수 있습니다. 여러 국가의 상표권을 한 기관에서 일원화하여 관리할 수 있다는 점도 장점이죠. 

반면 개별국 직접출원은 일본 특허청에 직접 상표를 신청하는 방식입니다.

일본 현지 대리인을 통해 진행하며, 일본 상표법에 맞게 지정 상품을 세밀하게 지정할 수 있다는 것이 강점입니다. 심사 과정에서 거절이유가 나왕을 때 유연하고 신속하게 대응하기도 수월합니다.두 방식의 소요 기간도 차이가 있습니다.

결국, 일본 진출이 핵심 목표이거나 빠른 등록이 필요하다면 개별국 출원이, 여러 나라를 비용 효율적으로 동시에 진행해야 한다면 마드리드 시스템이 적합할 수 있습니다.

어느 방법이 낮다고 단정하기보다 브랜드의 등록 안정성과 진출 국가 수를 먼저 따져보는 것이 순서입니다.

개별국 직접출원을 선택하면 각 나라마다 출원서를 따로 작성하고 현지 대리인을 선임해야 하는 번거로움이 있습니다. 그만큼 비용과 관리 부담이 커지는 것도 사실입니다.

그래서 많은 기업이 마드리드 시스템을 먼저 검토하게 됩니다. 그런데 마드리드 시스템을 선택했을 때, 센트럴어택이라는 취약점이 있습니다. 이 취약점에 대해서는 아래에서 자세히 설명드리겠습니다. 

센트럴어택이란 정확히 어떤 상황을 말하나요?

센트럴어택이란, 마드리드 국제출원의 기초가 되는 한국 상표(기초출원/등록)가 소멸하면, 그것을 기반으로 등록된 모든 국가의 국제상표도 함께 소멸하는 현상입니다.

마드리드 시스템은 한국의 기초출원 또는 기초등록 상표 위에 세워진 구조입니다. 출원에서 등록까지 이 의존 관계는 지속되며, 국제등록 후에도 5년간 기초출원의 상태에 영향을 받습니다.

기초가 거절되거나 무효, 취소되면 그 위에 뉳어 있던 각국의 국제등록이 한꺼번에 무너집니다. 공들여 쌓은 탑의 맨 아래 기둥을 빼버리는 것과 같은 구조인 셈이죠.

실제로 이런 피해가 발생한 사례가 있습니다.

메이크업 화장품 브랜드를 운영하던 B사는 동남아와 중동에서 빠르게 반응을 얻자 서둘러 국내 출원과 동시에 마드리드 국제출원을 진행했습니다. 당시 저희 마크와이드에서는 이렇게 첨언드렸습니다.

"국내 상표 공고결정 후 마드리드 출원 진행하고,
급한 국가는 개별 출원을 먼저 진행하는 것이 좋습니다."

하지만 바이어 계약 일정이 촉박했고 비용도 아끼고 싶었던 B사는 그 조언 대신 자체 판단으로 진행했습니다.

결과는 2년 뒤에 나타났습니다.

온갖 노력에도 불구하고 국내 기초출원이 최종 거절되었고, 마드리드를 통해 여러 국가에서 이미 등록까지 완료된 상표들이 전부 소멸 위기에 처했습니다.

결국 B사는 구제 절차인 국내등록전환(Transformation)을 활용해 일부 국가의 등록을 살렸지만, 처음부터 개별국 출원을 진행하는 것보다 비용이 훨씬 많이 들었습니다. 

마드리드 시스템의 핵심 장점인 '비용 절감'이 완전히 사라져 버린 것이죠. 더불어 상표 공백을 틈타 경쟁사나 상표브로커에게 브랜드를 빼앗길 위험까지 더해질 수 있는 상황이었던 겁니다.

즉, 마드리드 국제상표등록은 효율적인 면에서 훌륭한 제도입니다. 다만, 센트럴어택은 기초출원의 안정성이 충분히 확보되지 않은 상태에서 마드리드 출원을 진행할 경우, 해외 상표권 전체를 한 번에 잃을 수 있습니다. 

센트럴어택 리스크는 어떻게 예방하나요?

가장 안전한 방법은 국내 상표가 심사를 마치고 출원공고결정 상태에 이른 뒤에 마드리드 출원을 진행하는 것입니다.

물론, 이 심사가 통상 1년~1년 6개월이 걸리기 때문에, 바이어 계약이 급하거나 선점이 중요한 경우에는 기다리기 어려울 수 있습니다.

이 간극을 좋히기 위해 활용할 수 있는 방법이 두 가지 있습니다.

방법 1. 국내 출원 시 우선심사 신청
요건에 해당하면 약 3개월 만에 심사 결과를 받을 수 있습니다. 빠르게 출원공고결정을 확보해 기초출원 안정성을 높이는 방법입니다.

방법 2. 해외출원 시 우선권주장 활용
국내 출원일을 해외 출원일로 소급받을 수 있는 제도입니다. 방법 1과 결합하면 기초출원 안정화와 출원일 소급이라는 두 가지 효과를 동시에 얻을 수 있습니다.

다만, 출원공고결정이 나온 이후에도 이의신청이나 무효심판 등으로 상표권이 취소될 가능성은 남아 있습니다. 이 때문에 센트럴어택 리스크는 줄일 수 있어도 완전히 없애는 것은 불가능합니다.

그래서 일본만 핵심 진출 국가에 해당하거나 상표의 식별력이 약하다면, 마드리드 출원과 함께 일본 개별국 출원을 병행하는 방안을 검토하는 것이 현실적입니다.

개별국 출원은 한국 기초출원의 상황과 무관하게 독립적인 권리를 가지기 때문에 센트럴어택의 영향을 받지 않습니다. 비용 부담이 걱정된다면, 한국지식재산보호원, 특허청, 지역지식재산센터에서 운영하는 해외출원 비용 지원 사업을 먼저 확인해 보시는 것도 방법입니다.

핵심은, 마드리드 시스템이 무조건 나쁜 것이 아니라, 내 브랜드의 기초출원 안정성과 진출 국가 우선순위에 맞는 전략을 세우는 것이 먼저라는 점입니다.

일본상표출원 방식 선택이 고민되신다면, 상황에 맞는 전략을 먼저 확인해 보시는 것도 도움이 될 겁니다. 

끝으로, 일본상표출원을 마드리드 시스템으로 진행할 때 가장 많이 놓치는 것이 센트럴어택입니다. B사의 사례체럼, 기초출원이 소멸하면 모든 국제등록이 함께 무너지고 사후 구제 비용은 처음부터 개별국 출원을 하는 것보다 훨씬 비싸집니다.

리스크를 줄이는 방법은 있지만, 그 방법이 효과를 내려면 기초출원의 안정성을 먼저 확보하고 핵심 국가는 병행 전략을 세우는 것이 전제입니다.

이 글이 마드리드 출원을 선택하기 전, 센트럴어택 리스크와 대처법을 한 번 더 즧어보는 계기가 되셨으면 합니다.

출원 방법이 아직 결정되지 않으셨거나, 현재 진행 중인 국내 출원의 안정성이 걸정되신다면 편하게 문의 주십시오.

감사합니다.