중국상표등록 불사용취소심판, 증거 모아 브랜드 철수 막은 V브랜드

안녕하세요. 해외상표전문 마크와이드 입니다.

중국 시장 진출을 앞둔 분이라면 해외바이어가 얼마나 상표권을 중요하게 여기는지 잘 아실텐데요. 어찌저찌 상표권을 확보했는데, 3년 뒤 확보한 상표권을 사용하지 않았다면서 불사용취소심판 청구를 하면 어떻게 해야 될까요?

사용했다는 증거자료를 제출해 대응하면 되지만..갑자기 발생한 심판청구에 사용 증거자료를 모으기란 쉽지 않습니다. 만일 이 사용 증거자료가 없다면 간신히 확보한 상표권을 통째로 잃을 수도 있죠. 심하면 중국 시장에서 철수까지 해야 될 수도 있고요.

중국 상표 출원 등록을 준비하시는라 이와 같은 점을 간과하시는 분들이 많습니다. 내 브랜드를 지키고 싶은 분들께 불사용취소심판 청구 발생시 어떻게 대응해야 되는가에 대해 실제 사례와 함께 말씀드리겠습니다. 

글보다 영상이 편하신 분이라면 아래 영상을 확인해주십시오. 

1. 액세서리 V브랜드 장대표님의 이야기

디자인 액세서리 브랜드를 운영하시는 장대표님은 중국 시장 확장을 앞두고 14류 장신구에 중국 상표출원을 진행하셨습니다. 그런데 브랜드 이름에 미국 지명이 포함되어 있다는 이유로 등록이 거절되더군요.

포기하지 않으셨습니다. 상표를 일렬로 변형하거나 로고와 결합하는 등 여러 시도를 하셨고, 결국 로고 결합 상표로 등록을 받아냈죠.

그렇게 안심하고 계시던 중, 모니터링 과정에서 25류 의류에 자신의 브랜드를 모방한 상표가 공고된 걸 발견하게 되었습니다. 당시 장대표님의 25류 의류 등록은 없었기에 성공 가능성이 희박했지만, 바로 이의신청을 진행했죠.

얼마 안 되는 중국 수출 실적과 악세서리와 의류의 견련성을 근거로 간신히 이의신청에 성공했고, 25류 상표까지 확보하게 되었습니다. 여기까지는 성공적이었죠. 

2. 모방상표권자의 뒤끝, 3년 뒤 불사용취소심판

이의신청으로 등록을 저지하고 상표권을 확보한 지 3년. 모방상표출원인이 장대표님의 상표에 대해 불사용 등록취소심판을 청구해왔습니다. 나만 당할 수 없다는 생각이었을까요.

"사용한 자료를 제출하면 끝나는 거 아닌가요?"

많은 분들이 이렇게 가볍게 생각하시는데, 생각보다 그리 간단하지 않습니다. 장대표님의 경우 14류 악세서리 등록을 받기 위해 로고를 결합했지만, 등록용이었던 로고는 잠깐만 사용하고 이후에는 거의 사용하지 않으셨던 거죠.

심지어 25류 의류는 주력상품이 아니었기 때문에 국내에서는 생산판매되긴 했으나 중국으로 수출되었는지조차 잘 모르는 상황이었습니다.

여러 방법으로 상표를 변형해서 등록을 시도하고, 타인의 무단선점에 대해 이의신청까지 해서 받은 상표가 3년 만에 '취소'가 될 수 있다는 의미입니다.

3. 티끌 같은 증거라도 모아야 브랜드를 지킵니다

다행인 건 중국의 불사용취소심판은 상표권자가 일단 무엇이든 답변서를 제출하면 일단 등록 취소를 면한다는 것입니다. 제출한 답변서를 심판청구인에게 보내주고 심판청구인이 불복해야 결정복심 절차에서 사용자료를 면밀히 검토하게 되는데요. 만약 심판청구인이 더 이상 불복하지 않는다면 그대로 끝날 수도 있죠.

그래서 상표나 상품, 날짜 등 자료가 명확하지 않아도 좋으니 무엇이든 사용한 자료를 모았습니다. 여러 번의 시도 끝에 이의신청까지 하면서 확보한 상표권을 어이없게 뺏길 수는 없으니까요.

액세서리 패키지에 로고 결합 상표가 표시된 이미지, 상표가 표시된 매장 디스플레이 사진, 로고가 결합되지 않은 상표가 표시된 홈페이지와 룩북, 주문 확인서와 제품 상세화면, 홈페이지에 게시된 모자, 티셔츠 등 이미지까지. 되든 안되든 모을 수 있는 증거는 모두 모았습니다.

다행히 초기 상표 사용 자료에 등록받은 상표를 표시한 패키지가 있었고, 주문제작하는 드레스 등 의류 몇 점을 중국 개인이 직구 형태로 한국 쇼핑몰에서 구매해 간 내역이 있어, 사용은 확실했습니다. 다만 명확한 날짜나 등록상표와 동일성 여부에 대해서는 다소 다툼이 있는 상태였는데요.

티끌 같은 증거를 모아 작성된 답변서 제출 후, 다행히 모방상표권자가 복심하지 않으면서 "심판청구 기각" 승소로 종결될 수 있었습니다.

4. 불사용취소심판, 증거 없으면 내 브랜드에 '앞으로'는 없습니다

장대표님은 그 뒤 실제 사용하는 상표를 추가로 등록하고, 그 뒤로는 브랜드 디자인이 바뀔 때마다 매번 상표를 추가등록하고 계십니다. 간신히 지켜낸 상표가 등록상표를 그대로 사용하지 않았다는 이유로 취소될 수도 있다는 사실을 절절히 깨달으신 거죠.

알고 있습니다. 대표님들이 상표를 실제로 썼다고 하더라도, 그것을 일일이 다 사진 찍어두거나 날짜와 상표, 상품을 명확히 해서 증거자료를 남기지는 않는다는 것을요. 하지만 심판이나 소송은 결국 기록과 증거의 싸움입니다.

한번만이라도 불사용 등록취소심판에 대응해본 경험이 있으시다면, 최소한 1년에 한 번이라도 상표를 사용하고 있다는 자료를 남깁니다. 날짜와 상품, 상표가 명확한 자료를요. 그리고 어느 나라에서든 상표는 실제 사용하는 그대로 등록을 확보하고 있는 것이 가장 좋습니다.

장대표님의 이야기에서 딱 한 가지만 기억해 주시길 바랍니다.

불사용취소심판 대응에서 준비해야 될 1순위는 '증거'입니다. 증거가 없다면 내 브랜드를 지킬 수 없습니다. 증거가 없다면 내 브랜드에 '앞으로'는 없던 일이 될 수 있습니다. 심지어 철수까지 해야 될 수 있습니다.

중국시장 진출 준비하시면서 위와 같은 분쟁을 방지하는 법이 궁금하시거나, 고민이 있으시다면 언제든 편하게 연락주십시오.

감사합니다.