중국상표등록, 무단 선점과 거절을 피하고 싶은 기업이 알아야 할 핵심 정보
안녕하세요. 해외상표전문 마크와이드 입니다.
해외 상표출원만 2,564건을 진행하다 보니 중국 상표등록 과정에서 아래와 같은 일이 빈번하게 발생하곤 합니다.
한국에서 유명한 브랜드라고 알려지자
상표브로커에게 무단 선점 사례
상품(서비스업) 지정 시 발생하는
거절결정 또는 불사용취소 우려 사례
다행히도 무사히 중국 상표등록을 확보할 수 있었습니다만, 브랜드 하이재킹, 도용, 무단 선점 등의 문제로 중국 진출 기업이라면 걱정될 수밖에 없을 겁니다.
이와 관련해
- 중국 상표등록 과정 중 발생하는 문제에 대해서 어떻게 저희가 중국 상표등록을 확보할 수 있었는지,
- 중국 진출 기업이 상표등록 전 알아야 할 핵심 정보에 대해서 말씀드리겠습니다.
무단 선점과 거절을 해결할 수 있었던 방법
- 한국에서 유명한 브랜드라고 알려지자 상표브로커에게 무단 선점 사례
중국 브로커 상표등록 권리이전 양도 1,500만 원에 해결한 사례
- 상품(서비스업) 지정 시 발생하는 거절결정 또는 불사용취소 우려 사례
[마크와이드] 중국상표권 개별국 출원 시 상품목록에 없을 때 해결방법
이 두 사례를 저희는 어떻게 해결할 수 있었을까요?
결론부터 말씀드리면, 현재 회사의 상황과 함께 중국만이 가진 특이한 상표법을 등록 출원 과정에 적용했기 때문입니다.
상표브로커의 무단 선점 사례의 S사의 경우 이미 한국에서 유명한 브랜드였습니다. 중국 상표 없이 진출할 경우 막대한 손해는 물론, 상표 침해 가능성이 높은 상황이었죠.
그래서 저희는 현 상황에 맞게 S사 로고를 중국 저작권 등록하고, 브로커가 무단 선점한 상표에 대해서 불사용을 이유로 등록취소심판 청구를 진행했습니다.
그 결과, 1억 원 이상 요구를 예상했던 중국 브로커에게 1,500만 원으로 협상하여 양도받을 수 있었죠.
두 번째 사례 홍대표 님의 경우 등록 진행하려는 상품이 아예 중국에는 없는 상황이었습니다.
중국은 고시된 상품(서비스업)만 지정해야 되는 제도로 운영되고 있기 때문에, 목록에 없는 상품으로 지정할 경우 불사용등록취소나 실제 권리를 행사 시 분쟁 가능성이 높았습니다.
그래서 저희는 차라리 권리를 넓혀 최대한 정확하게 상표권이 보호될 수 있도록 상품을 지정하여 중국 상표등록으로 마무리할 수 있었습니다.
이 외에도 중국은 말도 많고, 탈도 많은 국가라 진출 기업이 중국 상표등록 전 알아야 할 정보들이 많습니다.
이 부분에 대해서는 아래에서 자세히 말씀드리겠습니다.
한국과 다른 중국 상표등록, 진출 기업이 알아야 하는 핵심 정보 6가지
중국 상표출원 시 알아야 할 정보
① 개별국 출원
해외상표출원 방법에는 개별국과 마드리드 상표출원 방법이 있는데요. 중국은 국제상표등록 보다 개별국 출원을 권유 드립니다.
그 이유는 2가지 때문입니다.
① 마드리드 국제상표등록 심사 결과가 느리고 등록률이 절반
② 거절 불복 진행했을 때 마드리드 조약 효력이 제대로 작동하지 않아 거절 불복 결과 미통지, 의견서 제출 불가
② 포함되면 안 되는 표장
"중국 국가 명칭, 국기 등 포함된 표장", "현(县) 급 이상 행정구역의 지명 또는 대중이 알고 있는 외국 지명"은 특히나 중국 상표등록 실무에서 가장 문제가 되는 부분이라 네이밍 단계에서 주의하셔야 합니다.
③ 고시된 상품만 지정
중국은 심사관의 재량으로 판단되어 매번 심사 결과가 다른 현상이 발생되기도 합니다. 따라서 중국 상표 구분표에 있는 포괄 명칭으로 된 고시된 상품만 지정하는 것이 좋습니다.
④ 35류 상표등록 병행 필수
개인적으로 참 안타까운 사례가 있습니다. 35류를 등록하지 않아 35류 상표권을 빼겨 결국 중국 에이전트에게 유리한 계약 체결할 수밖에 없었던 사례입니다.
예를 들어, 우리가 25류 의류에만 A를 등록받은 상황이라고 가정해 봅시다. 이때, 브로커가 35류에 A를 등록받고 A 상표가 붙은 옷을 직접 판매하지 않는 한 브로커의 A 35류 상표권을 막을 수 없습니다.
그 이유는 실제로 35류의 등록이 브랜드 상품과 유사하지 않다고 판단되어 법적으로 문제없기 때문인데요.
다만, 악의적으로 같은 이름으로 35류에 등록해 놓는다면 그 유명세를 이용하게 되는 셈이기에 브랜드에게 치명상을 남길 수 있습니다.
이런 이유 때문에 저희는 되도록이면 35류에도 상표등록을 받는 것을 권유 드리고 있습니다.
심사 시 알아야 할 정보
① 절차적 특징
중국은 한국과 보이는 절차(출원 → 심사 → 공고 → 결정)는 같습니다. 하지만, 심사 후 의견제출통지서가 나오는 것이 아니라 바로 거절결정서가 나와 거절결정불복심판을 진행해야 하죠.
또 심사관의 재량이 강한 국가이다 보니, 중국 상표출원 시에는 거절결정이 발생하지 않도록 변리사와 중국 현지 대리인의 충분한 사전 검토를 거치는 것이 중요합니다.
② 등록률 저조
중국은 한국의 10배 이상의 상표가 출원되고 등록되어 있습니다. 이런 상황이다 보니 선등록상표가 유효한 상황 (심판 청구가 들어와 있어도 유효한 상태)이라면 유사하다고 거절됩니다.
또, 표음문자 특성상 발음 위주의 심사로 운영되다 보니 예상치 못하게 한자가 인용되어 거절되는 일도 빈번합니다.
이 때문에 현재 회사 상황을 정확하게 인지한 후, 거절결정 불복심판 청구 + (선등록 불사용 또는 무효심판 청구) + 동일한 신규 출원하는 3중 전략으로 진행하는 것이 중요합니다.
브랜드 하이재킹, 무단 선점, 모방, 의견제출통지서가 아닌 바로 거절결정, 심사관의 강한 재량 등.. 중국 상표등록은 참 말도 탈도 많다 보니 쉽지 않습니다.
하지만 중국 진출을 준비하고 계신다면 중국 상표등록 확보를 위해
① 현재 회사의 상황 명확하게 인지
② 중국 상표법 특징 인지
두 가지를 아는 것이 중요합니다.
만약 중국 상표등록 과정 중 발생할 수 있는 문제에 어떻게 해결해야 되는지 더 자세한 내용이 궁금하시다면 아래 사례를 꼭 읽어주세요.
중국 진출 & 수출 전 미리 중국 상표법 제도 특징을 알고 있으면 상황이 닥쳤을 때 현명하게 대처하실 수 있을 겁니다.
- 공고된 모방상표, 중국 불사용취소심판으로 해결한 사례
사랑특허 마크와이드
박소현 대표변리사 드림