캐나다 상표출원 등록부터 유의사항까지
캐나다 상표출원 등록부터 유의사항까지 |
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안녕하세요. 20년차 상표 전문 변리사로 일해오고 있는 사랑특허 박소현 대표 변리사 입니다.
최근 K-콘텐츠와 K-푸드의 인기에 힘입어 캐나다 시장 진출을 준비하는 기업들이 부쩍 늘었습니다. 캐나다는 한국의 주요 교역국이며, 양국 간 교역 규모는 꾸준히 증가하고 있습니다. 캐나다는 한국의 6~7위권 주요 교역 상대국이자 안정적인 원자재 공급처이며, 동시에 우리 기술 제품의 중요한 소비 시장입니다.
특히 IT, AI, 청정에너지, 바이오 등 첨단 산업 분야의 협력이 활발해지면서 우리 기업들에게 새로운 기회의 땅으로 떠오르고 있습니다. 이러한 탄탄한 경제 관계는 캐나다에 상표를 등록하고 브랜드를 보호해야 하는 이유 중 하나입니다.
실제로 캐나다는 2024년 사랑특허 출원 중 12위를 차지할 정도로 많은 기업들이 상표출원 하는 국가입니다. 캐나다에 진출한다면 상표등록 확보는 기본 중의 기본이니까요.
오늘 이 글에서는 저희 사랑특허가 직접 고객사들의 상표를 등록하며 축적한 실전 경험을 바탕으로, 캐나다 상표등록의 A to Z와 성공적인 권리 확보를 위한 핵심 전략을 모두 알려드리겠습니다.
캐나다 상표출원 전략 (마드리드 vs 개별국)
먼저, 캐나다 상표등록을 위해 어떤 방식으로 출원할 수 있는지를 알아야 겠죠.
보통 해외상표 등록할 때는 마드리드 국제상표등록을 많이 활용합니다. 한 번의 출원으로 여러 국가에 등록을 신청할 수 있으니까요. 캐나다도 2019년 마드리드 조약에 가입하여, 마드리드국제상표등록으로도 출원이 가능합니다.
그런데요, 캐나다의 경우 마드리드 방식이 꼭 맞지는 않을 수 있습니다.
예를 들어 캐나다는 상품의 용도, 형태를 구체적으로 기술하도록 합니다. 또 선등록상표와 출원상표의 상품들도 개별적으로 면밀히 살피는 심사 특징이 있습니다. 그러다보니 본국상표(기초상표, 한국상표)과 동일한 상품을 지정해야하는 국제등록의 특성상 단 하나의 예외도 없이 상품보정요구가 나오기도 하고 심지어는 일부는 삭제해야하기도 합니다.
그래서 어떤 경우에는 마드리드 상표출원이 아니라 직접 개별 출원을 하는 게 더 유리한 전략이 될 수 있습니다.
하지만 반대로, 개별출원의 경우 심사기간이 18개월~2년 이상으로 상당히 오래 걸리는 편이기 때문에 국제등록시스템을 이용해서 18개월 이내 심사결과를 빨리 받는 방법을 선택할 수도 있습니다. (마드리드시스템은 18개월 이내 심사결과를 통지할 것을 강제하고 있습니다)
따라서, 캐나다 상표출원은 기업의 상황과 브랜드의 전개 계획에 따른 전략적인 접근이 필요합니다.
마드리드 국제상표등록과 개별국 상표출원 차이점에 대해서는 아래 표를 첨부해 두겠습니다.
| 마드리드 상표등록 (캐나다 지정) | 캐나다 직접 개별국 상표출원 |
특징 | 115개 국가에 한 번에 출원 가능 | 캐나다에 직접 상표출원 |
장점 | ① 절차 간소화 ② 비용 절감 ③ 상표권 관리의 일원화 ④ 사후관리의 편의성(지정국 추가 가능) | ① 캐나다 상표법에 맞는 정교한 상품 명칭 지정 가능 ② 국내 상표 미출원도 가능 ③ 1개국 진행시 마드리드보다 저렴 ④ 심사관의 거절이유에 유연하고 신속한 대응 가능 |
단점 | ① 국내 출원 또는 등록 상표 필수 ② 센트럴어택 ③ 미가입국가 개별 출원 진행 | ① 각 국가별 출원서 작성 ② 국가별 해외 대리인 선임 ③ 비용 부담 등등 |
전문가 추천 | 동시에 3~4개국 이상 출원하며 비용효율성과 관리 편의성이 최우선인 경우 | 캐나다가 핵심 타겟 시장이거나, 북미 시장을 집중 공략하는 경우 |
캐나다 상표등록출원 절차와 기간
출원 → 형식 심사 → 실질 심사 → 공고(이의신청) → 등록 |
① 출원: 출원 과정에서는 '통상적인 상거래 용어'라는 까다로운 기준에 맞춰 상표의 상세 설명과 보호하고자 하는 상품 또는 서비스의 범위를 명확하게 기술해야 합니다. 하지만 국제등록으로 진행한다면 출원 시점에서는 이 부분은 고민할 필요가 없습니다.
② 형식 심사: 캐나다 지식재산청(CIPO)제출된 상표출원서가 형식적 요건을 충족하는지 심사합니다.
③ 실질 심사: 식별력, 선상표와의 유사 또는 동일 여부 등 캐나다 상표법에 저촉되는 거절이유 유무를 심사합니다. 일반적인 출원의 경우 18개월~2년 이상 걸립니다.
④ 공고: 실질 심사를 통과 후 캐나다 상표 공보에 공개되며, 2개월 기간동안 제3자는 등록에 대해 이의신청할 수 있습니다.
⑤ 등록: 이의신청이 없을 경우 최종적으로 등록결정 됩니다.
이와 같은 과정을 거쳐 출원부터 등록까지 약 18개월 ~ 2년 반 이상 소요될 수 있습니다.
등록 후 10년이 지나면 갱신이 필요합니다. 갱신은 10년 단위로 게속해서 갱신이 가능하며, 이 절차를 통해 계속해서 상표권을 유지할 수 있습니다.
캐나다 상표등록 특이사항
1. 상품 / 서비스 명칭 기재, 대충하지 않도록 유의하셔야 합니다.
캐나다 상표법은 '통상적인 상거래 용어'로 상품을 기재할 것을 요구하는데, 이 '통상적인 상거래 용어'의 정도가 생각보다 까다롭습니다. 지정상품/서비스의 표현이 매우 구체적이고 명확해야 합니다. '의류, 컴퓨터 소프트웨어' (우리나라에서는 표괄명칭 중 하나로 수용되고 있음) 등의 포괄명칭은 허용되지 않습니다. 실제 시장에서 통용되는 구체적인 용어로 기재할 것을 요구합니다.
국제등록을 진행할 경우는 어쩔 수 없지만, 캐나다에 직접 개별출원하는 경우라면 출원 전 현지 대리인에게 상품명칭에 대한 리뷰를 요청하는 것이 좋으며 (대부분 비용 청구함) 그렇게 하더라도 많은 상표출원이 심사 과정에서 보다 더 명확히 기재할 것을 요구 받을 수 있습니다.
캐나다는 본래 마드리드조약도 니스조약에도 가입하지 않고 분류도 없이 상품명을 기재하는 제도를 아주 오랫동안 운영했는데 (2019년에나 마드리드 국제상표등록에 가입했으니까요), 그때부터 이어져온 오랜 관행이 있어 아직까지도 타 국가에 비해 매우 구체적인 상품명칭을 요구합니다.
비용도 비용이지만, 안 그래도 상표심사기간이 너무 긴데, 한번 보정요구를 받으면 6개월 이상 지연 되는 일은 아무것도 아니니 문제입니다. 최대한 출원할 때 구체적으로 기재하는 것이 좋습니다.
2. 심사기간이 너무 길어 마드리드 국제등록이 더 유리할 수 있습니다.
18개월~2년 이상 걸리는 캐나다 상표출원 심사기간을 고려할 때, 등록을 하루라도 빨리 받고 싶다면 마드리드 국제등록 시스템을 이용하는 것이 나을 수 있습니다. 국제등록으로 캐나다에 출원할 경우 조약에 의해 18개월 이내 심사결과가 나오도록 강제 되어 있습니다.
하지만 캐나다는 상품의 설명이 타 국가에 비해 자세해야하고, 국제등록은 기본비용이 있기 때문에 (국제사무국 수수료 등) 캐나다 단독 출원만 필요한 경우라면 국제등록이 꼭 유리한 것도 아닙니다.
기업의 상황과 등록이 필요한 시기, 마케팅 전략, 출원할 국가와 본국 상표 상황 등을 고려하여 전략적으로 결정해야합니다.
캐나다는 분명 매력적인 시장이지만, 그만큼 철저한 법적 준비가 필요한 곳입니다. 긴 심사 기간을 인내하고, 마드리드와 개별출원의 유불리를 따져보며, 캐나다만의 독특한 제도적 함정을 피해 가는 전략적인 접근이 필수적입니다.
이 복잡한 과정을 성공적으로 이끌고 기업의 소중한 브랜드를 캐나다 땅에 안전하게 뿌리내리게 하는 것, 그것이 바로 저희 사랑특허와 같은 전문가의 역할입니다. 캐나다 상표출원에 대해 더 궁금한 점이 있으시다면, 언제든 편하게 문의 주십시오. 20년의 경험으로 가장 확실한 길을 안내해 드리겠습니다.